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执业手记 (304)

对描述性商标正当使用的判断

描述性商标由于其商标词汇本身具有描述性,无法直接起到区别商标来源的作用,其禁止 他人使用的权利范围就受到较大的限制。根据商标法实施条例第四十九条的规定,注册商标中的本商品的通用名称、功能、用途、重量、数量及其他特点或者地名, 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

注册商标具有描述性时,其他生产者出于说明或客观描述商品特点的目的,以善意方式在必要的范围内予以标注,不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的,构成正当使用;判断是否属于善意,是否必要,可以参考商业惯例等因素。

判断商标正当使用时对历史因素的考虑

商标正当使用不仅是对商标权排斥范围的限制,也是正确的权利边界和维护正当的公众利益的关键所在。2009年,最高人民法院在个案裁决中进一步发展了判断商标正当使用应考虑的因素,并细化了商标正当使用行为的标准。

      最高人民法院在狗不理集团与济南大观园商场天丰园饭店商标侵权一案中指出,判断使用他人注册商标的行为是否构成正当使用时,应当充分考虑和尊重历史因素;同时应根据公平原则,对使用行为作出必要和适当的限制。

商标侵权意义上的商标使用的含义

  商标法第五十二条规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的,属于侵犯注册商标专用权行为。但是,侵犯商标专用权意义上的商标使用应以起到标识来源和生产者的作用为必要条件。

      对于不能起到标识来源和生产者作用的使用,不能认定为商标意义上的使用,他人此种方式的使用不构成使用相同或近似商标,不属于侵犯注册商标专用权的行为。

判断商标近似时需要考虑的因素

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条的规定,商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素事的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误诊或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系;在认定商标近似时,应以相关公众的一般注意力为标准,既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行,还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

判断侵权意义上的商标近似,除要比较字形、读音、含义等构成要素上的近似性外,还应关注是否足以造成市场混淆,因此应考虑实际使用情况、显著性、是否有不正当意图等因素进行综合判断。也就是说,判断是否构成健儿商标专用权意义上的商标近似,不仅要比较字型、读音、含义等构成要素上的近似性,还要考虑其近似是否达到足以造成市场混淆的程度。

商标注册前的使用情况在认定驰名时予以考虑

商标法第十四条规定,认定商标是否驰名应当考虑该商标的宣传和使用情况。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条第二款的规定,商标使用的时间、范围、方式等也包括其核准注册前持续使用的情形。

最高人民法院在中铁快运案件中认为,认定商标是否驰名,不仅应考虑商标注册后的使用情况,也应考虑商标注册前持续使用的情况。

判断诉争商标是否损害他人在先权利的时间界限

商标法第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人的已经使用并有一定影响的商标。

在“散列痛”案件中,最高人民法院明确,依据商标法第三十一条审查判断诉争商标是否损害他人在先权利,一般应当以诉争商标申请日前是否存在在先权利为时间界限。

商标权人同时拥有非类似商品上的驰名商标与类似商品上的注册商标的近似性判断

最高人民法院在德士活诉商评委、广东苹果公司一案中指出,当在先商标权人同时拥有非类似商品上注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标的情况下,不仅应该将争议商标与类似商品上的在先注册商标进行比对,还应该考虑驰名商标保护的因素。

在在先权利人同时拥有非类似商品上已注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标的情况下,不仅应该将争议商标与权利人在类似商品上的在先注册的商标进行比对,还应该考虑驰名商标跨类保护的因素,而不应该出现在权利人除了拥有驰名商标外,还拥有在相同或类似商品上在先注册商标的情况下,其所得到的保护反而弱于仅有在非类似商品上的驰名商标的情况。

特定历史因素对商标近似判断的影响

商标近似,是指两商标的文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认 为存在特定的联系。判断时,要以相关公众的一般注意力为标准,既要进行整体比对,又要进行主要部分的比对,而且应当考虑在先注册商标的显著性和知名度。

在哈尔滨释梦集团与商评委适用上述方法判断商标近似时,还要结合特定历史关系及处在同一地域等因素,考虑两商标共存是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两者之间存在特定的联系。

修改后的商标法对该法施行前的行政裁定的溯及力

对于此问题,最高人民法院基于信赖保护原则认为:

“商标法(2011年)施行前已经有过终局裁定,不属于《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用解释》第五条规定的情形,不应适用该司法解释的规定。由于修改前的商标法对商标评审采取行政终局制度,对于当时已有终局裁定的争议事项,只能尊重和维护当时的法律制度,不能再以修改后的法律有新规定为理由对已决事项重新启动程序。在行政终局制度下,终局裁定形成了稳定的秩序并产生信赖利益。”基于此稳定的秩序产生的商业信誉,应该受到法律保护。

商标评审案件中的“一事不再理”原则的判断和适用

商标法实施条例第三十五条的规定,商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。这一条即我们通常说讲的“一事不再理”原则。

最高人民法院在申诉人佛山市圣芳(联合)有限公司与被申诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、原审第三人强生公司商标行政纠纷案中对一事不再理原则的判断和适用作出了评述。

最高院在该案中认为,本案中的评审申请人强生公司三次向商标评委提出争议申请,其时间跨越了新老商标法的更迭,但由于其第三次申请所提出的事实与理由与前两次是相同的,因此商标评委在此次受理中违反了“一事不再理”原则。

“对已决的商标争议案件,商评委如果要受理新的评审申请,必须以有新的事实或理由为前提。新的事实应该是以新证据证明的事实,而新证据应该是在裁定或者决定之后新发现的证据,或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。如果将本可以在以前的行政程序中提交的证据作为新证据接受,就会使法律对启对行政程序事由的限制形同虚设,不利于形成稳定的法律秩序。强生公司在本次评审申请人中提交的证明争议商标申请日之前其引证商标驰名的证据均不属于法律的新证据。行政裁定作出之后法律发生了修改,也不能成为新的理由。

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