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执业手记 (304)

连续3年不使用中使用的判断标准

  注册商标长期搁置不同,该商标不仅不会发挥商标的功能和作用,而且还会妨碍他人注册、使用,从而影响商标制度的良好运转。因此,商标法第四十四条第四项规 定,注册商标连续3年停止使用的,由商标局责令限期改正或撤销其注册商标。应当注意的是,该条款的立法目的在于激活商标资源,清理闲置商标,撤销只是手 段,而不是目的。因此只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标,具有注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定,则注册商标权利人已经尽到法律规定 的使用义务,一般不会认定注册商标违反了该项规定。

 

关联商品可否纳入类似商品的范围

商标法设置商品类似关系, 是因为商标主要是按商品类别进行注册、管理和保护。在商标授权确权和侵权判定过程中,进行商标法意义上否类似的判断,并非作物理性的比较而是主考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断时要坚持的一项基本原则。

最高人民法院在2011年啄木鸟案中指出,避免来源混淆是商品类似关系判断时需坚持的基本原则,如果近似商标在具有一定关联性的商品上共存,容易使相关公众认为两商品是由同一主体提供或者其提供者之间存在特定联系,应认定两商品构成类似商品。

类似商品认定中产品用途的作用

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第15条的规定,判断商品是否类似,应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性,是否容易使相关公众认为是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。

一方面,对于产品用途的判断,应以其主要用途为主;另一方面,如果产品的不同用途面对的是不同的消费对象,一般情况下应该以注意程度较低的消费者为准。

此外,判断商品是否类似除主要应考虑前述的功能、用途等因素外,知名度对于判断是否容易引起相关公众混淆也会产生影响。

描述性外国文字商标显著性的审查判断

在商标授权确权案件中,含有描述性外国文字的商标被驳回或不予授权的情况较多。对于这一类商标官方在审查的过程中是以何标准进行裁量的呢?

通常情况下,对有含有描述性外国文字的商标的审查是根据定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对其是否具有显著特征进行判断 ,如果商标标识中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征,相关公众能够以其识别商品来源,会将其认定为具有显著性。归根结柢,还是要回到相关公众是否可以通过其识别商品来源。

例如,最高人民法院在审理“BEST BUY”案件时,在评述中认为,诉争商标由英文单词“BEST”、“BUY”以及黄色的标签方框构成,虽然其中的“BEST”和“BUY”对于指定使用的服务具有一定描述性,但是加上标签图形和鲜艳的颜色,整体上具有显著特征,但于识别。同时,考虑到该商标在国际上有较高知名度,具申请商标在我国已经实际使用,经过使用也具有了一定的知名度。综合上述几点因素,申请商标能够起到识别服务来源的功能,相关公众能够以其识别服务来源,应当授予商标权。

商标侵权行为的判断

综合我国商标法律对商标侵权行为的规定,可以将商标侵权行为的类型总结为以下内容:

1、未经商标注册人许可,在相同或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标;

2、销售侵犯注册商标专用权的商品;

3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识;

4、未经注册人的同意,更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场;

5、在相同或类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的;

6、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件;

7、将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的行为;

8、复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或不相类似的商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益受到损害的;

9、将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的;

    在判断商标侵权行为适用用上述法律条文时,需要特别注意对相关公众混淆、误认的可能性的判断。商标侵权原则上要以存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础;判断是否存在造成相关混淆、误认的可能性时,应该考虑商标的显著性和知名度。

外观设计近似判断中的“一般消费者视角”

一般消费者是为了使得判断结论更为客观准确而确立的抽象判断主体,其具有特定的知识水平和认知能力。从知识水平的角度而言,一般消费者对于与外观设计专利产品相同或者相近类别的产品具有常识性的了解,其通晓申请日之前相关外观设计状况,熟悉惯常设计。从认知能力的角度而言,一般消费者对于形状、色彩、图案等设计要素的变化仅具有一般的注意力和分辨力,其关注外观设计的整体视觉效果,不会关注外观设计专利与对比设计之间的局部细微差别。所谓整体观察、综合判断,是指一般从整体上而不是仅依据局部的设计变化,来判断外观设计专利与对比设计的视觉效果是否具有明显区别;在判断时,一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注,并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。

对于位于产品中央的设计变化,应当综合考虑其在产品整体中所占的比例、变化程度的大小等因素,确定其对整体视觉效果的影响。位于中央的设计变化并不必然对整体视觉效果具有显著影响。

另外,一项产品的外观设计要获得外观设计专利权的保护,其必须具备专利法意义上的美感,即在实现产品的特定功能的基础上,对产品的视觉效果作出创新性的改进,使得产品能够体现出功能性和美感的有机结合。

仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计,可以通过申请发明或者实用新型专利权予以保护,而不应当通过外观设计专利权予以保护。与本领域普通技术人员总是从技术角度考虑问题所不同,一般消费者在进行相近似判断时,其主要关注于外观设计的视觉效果的变化,而不是功能或者技术效果的变化。一般消费者也不会基于要素变化所伴随的技术效果的改变,而对该设计要素变化施以额外的视觉关注。

在商标注册规划中遇到的小问题

客户为一家以生产婴童用品为主营项目的企业,希望将自己即将推出的品牌进行注册保护,在选择商品项目时考虑到产品涉及婴童服饰及床上纺织品,因此初步选定了第25和24类。下面进入到指定具体的商品项目,在床上用品所在组别,即 2406组,未找到枕头,询问代理人后得知枕头在第20类,客户便犹豫是否需要再加20类,24类中的“枕套”项目能否满足其品牌使用与保护的需要?

另外补充一点,按商标注册用商品与服务区分表枕套与2013组的枕头,羽绒枕头类似。

在商品分类方面,第24类主要包括布匹形态的纺织品和家用纺织品制罩布,可以理解为该类别保护商品主要是纺织品布或布形态的其他物品。而第20类主要包括的是商品为家具及其部件和不属别类的塑料制品,该类以家具为主,还包括一些家具附属物,如床垫、弹簧垫、枕头等。从上述商品形态及材质的角度划分上,将枕套 与枕头划分在了两个不同的类别。

那么现在的问题是在目前的制度框架之下,指定使用商品项目为枕套的的注册商标保护范围能否幅射枕头?

从商标注册的角度来看,由于商标注册商品分类遵循的依据明确了枕套与2013组的枕头,羽绒枕头类似,如果指定枕头的商标注册申请与枕套上的在先权利冲突,在后申请即指定枕头的商标注册申请将被以近似商品上存在相同或近似商标而被驳回。因此,在商标注册方面,上述24类的权利对20类的枕头上后注册商标会造成一定的阻碍。

从权利人自身使用的角度来分析,当某企业指定使用在枕套上的商标被核准后,其在该核定使用的商品上使用其商标自然没有问题,会受到法律的强保护。而如果该企业将上述核准商标使用在枕头上又当如何?依现行相关法律,此种商标使用行为属未注册商标的使用,以此种未注册商标的使用而形成的权益无法归属于其被核准使用的第24类的商标之上。此外,如若他人日后取得了在第20类与枕头相近似商品的注册商标,便有权利要求其停止未注册商标的使用。这一点在商标法第52条中有相关依据。

再换一个角度,如果该企业在持有第24类商标的情况下能否要求他人停止在第20类枕头商品上使用相同的未注册商标?对于此问题需要分别从行政程序与司法程序 两个角度进行分析,如果此商标维权申请是通过行政程序主张,在通常情况下,是无法维权的。而如果通过司法途径主张,法官会在此个案中,考虑是否会引起一般消费者的混淆与误认,从而作出在后使用者是否侵权在先注册商标权利人权益的认定。

近似商品在商标的许可使用与保护方面虽有一定的联系,但在具体操作的过程中仍须耗费大量的精力以补证,况且如果近似商品一旦被他的商标保护范围所覆盖,将使取得该商品专用权变得非常因难。综上,在遇此情况时,商标申请还是应当以全面保护为主,将所涉商品项目尽力保护的全一些,此时增加的一点成本很有可能会有未来产生大便利。

商标评审中显著性判断的整体考虑

商标的主要功能在于识别商品或服务的来源。要实现该功能,申请注册的商标必须具有显著特征,相关公众会将其视为商标,并以其识别商品或者服务的来源。仅有本商品的通用名称、图形、型号的,或者仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的,以及缺乏显著牲的标志不得作为商标注册。审理商标授权确权案件评审过程中时,应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对商标是否具有显著牲进行审查判断。标志中的描述性要素不影响商标整体上具有显著牲,相关公众能够以其识别商品来源的,应当认定其具有显著特征。

根据民歌改编的音乐作品的著作权归属与付酬问题

民歌一般具有世代相传,没有特定作者的特点,那么根据民歌改编的音乐作品的著作权人如何确定?如何付酬?按何标准付酬?

最高人民法院在“大圣公司案”中,对上述问题予以明确。

首先,最高人民法院认为,考虑到民歌一般无特定作者的情况,根据民歌改编的音乐作品的著作权人,依法对改编的音乐作品享有著作权。使用他人根据民歌改编的音乐作品制作录音制品并复制,发行的,可以向改编者支付全额报酬。

其次,因法律没有规定支付报酬必须在使用作品之前,因而作品使用人在不损害菱权人获得报酬权的前提下,先使用后付款是不违反法律规定的。

侵犯未实际使用注册商标的民事责任

    在商标侵权纠纷案件中,如果请求保护的注册商标未实际投入商业使用则该注册商标被侵犯时,商标权利人通常不会有实际损失。此时商标侵权人承担侵权责任的方式具有一定的特殊性。

    最高人民法院在“红河”商标侵权案中指出,侵犯未实际投入商业使用的注册商标,侵权人应该承担停止侵权的民事责任并赔偿权利人制止侵权的合理支出,但可以不判决承担赔偿损失的民事责任。

    这一司法原则,妥善处理了注册商标实际使用与民事责任承担的关系,使民事责任的承担既有利于鼓励商标使用,激活商标资源,又有利于防止商标权利人利用注册商标谋取不正当的利益。

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