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执业手记 (304)

注册商标与在先权利冲突民事纠纷的受理

(一)注册商标与注册商标以外的其他在先权利冲突的受理问题

    《规定》第1条第1款以例示的方式,规定了注册商标与在先权利冲突民事纠纷的受理问题,即“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计 专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。”此类在先权利除条文中列举的著作权、外观设计专利 权、企业名称权外,还包括反不正当竞争法规定的知名商品的特有名称、包装、装潢、域名以及其他在先权利,未予全部列举,实践中可根据案件具体情况进行把 握。

    《规定》第1条第1款之所以将注册商标与他人在先的著作权、外观设计专利权、企业名称权等相冲突的民事纠纷纳入民事诉讼的范围,且不受行政程序的影响,主 要是因为知识产权无论是否经过行政程序取得,其相互之间的冲突都可以归为民事争议的范畴,人民法院原则上都可以依法受理。特别是,有的行政程序的启动还需 要以司法程序的结论作为前提条件。如专利法实施细则第六十五条第(三项)规定:“以授予专利权的外观设计与他人取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设 计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。”

    该条款规定的侵权行为,只针对已注册的商标使用了他人在先作品、外观设计专利、企业名称字号等而侵犯在先权利的行为,不包括将他人在先的作品、外观设计、 企业名称字号等作为商标提出注册申请,但尚未经核准注册的申请行为。这种单纯的申请注册行为不属于民事侵权行为,由此产生的争议不属于民事诉讼的范围。对 此,最高人民法院(2005)民三监字第2号函曾指出:“在商标授权程序中,当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的,应通过商标法规 定的异议等救济程序解决。在已提出异议的情况下,当事人又以他人使用其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由,提起民事诉讼的,人民法院不宜受 理。”这主要是考虑,注册商标申请行为虽然使用了他人作品等,但注册商标是依申请而启动的行政行为,构成行政行为的一部分,该申请行为在法律性质上属于启 动行政程序的行为,纯粹为启动行政程序而使用他人作品等的行为,不同于通常的商业使用,不属于民法意义上的使用行为。倘若将该行为纳入民事诉讼范围,民事 诉讼所审理的必然是行政程序启动行为的合法性,必将使行政程序无法进行,且其审理的结果也将直接预决行政程序的结论,使商标注册程序形同虚设。此外,对于 申请注册商标侵犯在先权利的情形,商标法设置了异议、评审和司法审查的救济程序,在先权利可据此获得保护。

    (二)关于两个注册商标之间的权利冲突不予受理问题

    《规定》第1条第2款前段规定:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一 百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决”。对于注册商标之间的权利冲突民事纠纷不予受理,是考虑到现行商标法设置了较为完善的 法律救济程序,且为维护现行的商标全国集中授权制度。根据商标法第四十一条的规定,对已经注册的商标有争议的,当事人可通过商标争议程序获得相应的救济。 如果商标行政评审发生失当,还可以依法进行行政诉讼。当前司法实践中基本上采取不以民事侵权纠纷受理的做法,如最高人民法院于2005年2月在给江苏高院 请示的答复([2004]民三他字第10号函)中也曾明确:“根据民事诉讼法第一百一十一条第(二)项、商标法第三十条、第四十一条的规定,对涉及注册商 标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,告知原告向有关行政主管机关申请处理,人民法院不予受理。”

    在适用该条款的规定时,应注意以下问题:

    第一,准确把握本款规定适用的对象和范围。按照本款规定,人民法院不予受理的只是两个注册商标之间产生的冲突争议,即被控侵权商标已经核准注册(领取商标 注册证),且被控侵权行为是在核定使用的商品或者服务上使用该核准注册的商标。如果超越授权使用的范围,则不在此限。例如,江苏省高级人民法院在二审审理 江苏振泰机械织造公司诉泰兴市同心纺织机械有限公司商标侵权和不正当竞争案件中,认为振泰公司与同心公司均各自拥有一个合法注册的商标,且并未发现两者有 超越授权范围使用商标的行为。振泰公司若主张权利,根据我国商标法规定,应向有关行政主管机关申请处理,人民法院对此类纠纷不应受理,一审法院受理两个注 册商标之间的民事纠纷不当。裁定撤销一审判决,驳回振泰公司就同心公司使用“真泰ZT”商标侵犯其“振泰ZT”注册商标专用权的起诉。

    第二,本条款的规定不适用于尚在注册程序当中的商标的商业使用行为。当事人虽已提出商标的注册申请,但该商标并未由商标行政主管机关核准注册的,他人对该 使用行为可以提起民事诉讼。例如,2006年8月,最高人民法院二审审理了中国粮油食品(集团)有限公司与北京嘉裕东方葡萄酒有限公司、开心公司商标侵权 纠纷一案,该案争议的被控侵权商标“嘉裕长城”系被告开心公司已向商标局提出注册申请、尚未获准注册的商标。该商标已经初审公告,中粮公司也已针对该商标 向国家商标局提出异议,但开心公司已许可嘉裕公司在葡萄酒产品上实际使用。在此,法院审理的不是商标注册过程中的行政争议,而是因实际使用行为而产生的民 事争议,该民事争议是基于商标侵权行为而产生的,所依据的是侵权行为产生的民事法律关系,并不因被控侵权商标处于异议阶段而受到影响。

    (三)滥用注册商标行为的受理问题

    《规定》第1条第2款但书部分规定:“原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由 提起诉讼的,人民法院应当受理。”这是指对于超出注册商标专用权范围使用的注册商标之间的冲突,人民法院可以作为民事案件予以受理。根据商标法第五十一条 规定,“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。商标专用权范围既是商标注册人行使权利的根据,也是对其进行保护的界限。超出注册商 标专用权的范围,本质上是滥用注册商标专用权。“权利的滥用就是权利的边界”。滥用注册商标专用权的行为,不再是正当行政专用权的行为,不能阻却侵权行为 的构成。特别是,实践中一些当事人正是通过恶意的滥用行为,投机取巧和鱼目混珠,侵犯他人在先注册商标专用权。例如,天津市法院审理的侵犯商标专用权纠纷 一案中,被告分别申请注册了竖排的“王宫”、“朝臣”两个文字注册商标,同时将其并列使用在葡萄酒的瓶贴上。按照汉字的阅读习惯,两个注册商标从左至右阅 读就成了“王朝”,使消费者对产品提供者产生误认。在另一起上海市法院审理的博内特里塞文奥勒有限公司诉上海梅蒸服饰有限公司等侵犯注册商标专用权和不正 当竞争纠纷一案中,被告核准注册使用在第25类上的商标由“梅蒸”中文文字、拼音字母“Meizheng”和花瓣图形组成,花瓣图形和“梅蒸”中文文字分 别位于连体的“梅蒸”拼音字母的“Mei”和“zheng”之上。被告在生产销售的上装的衣领标、衬内标有“梦特娇·梅蒸”标志,上装的左胸标有“梅蒸” 拼音字母与花瓣图形标志,且将“梅蒸”拼音字母的颜色选择为服装衣料的颜色,将花瓣的颜色突出。被告的这种实际使用方式已改变了其注册商标的显著特征,与 原告注册在同类服装上的“梦特娇”文字注册商标和“花图形”商标相比,“梅蒸”商标中的花瓣图形与“花图形”中的花瓣相同,仅缺少了花瓣下面的叶和茎。这 些将注册商标超出核定使用的范围用于其他类别的商品或者服务,或者在同一商品上组合使用两个注册商标,或者将注册商标的图形等变形使用,改变其显著特征的 使用方式,已不属于商标法保护的商标专用权的范围,造成与他人的注册商标相同或者近似,具有明显的攀附他人商标声誉的主观意图。因此,《规定》第1条第2 款的但书部分,规定了由此引发的纠纷人民法院应当受理。

企业名称之间冲突纠纷的解决

  将他人的注册商标中的文字或者将他人知名的企业名称字号登记注册企业名称,是俗称的傍名牌的主要形式。《规定》第2条关于“原告以他人企业名称与其在先的 企业名称相同或者近似,足以使相关公众对其商品的来源产生混淆,违反反不正当竞争法第五条第(三)项的规定为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定 的,人民法院应当受理”的规定,主要针对擅自登记使用他人具有一定知名度的企业名称(包括字号)行为,解决厂企业名称之间的权利冲突纠纷的受理问题。

    对该条规定可从以下几个方面理解:

    (一)企业名称包括字号

    根据《企业名称登记管理规定》,国内的企业名称必须经企业名称登记主管部门核准注册。企业名称由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成,其中字 号最具识别意义,使用具有一定知名度的企业名称字号与使用企业名称产生同样的结果,且经济生活中涉及企业名称的仿冒行为或者权利冲突,通常都是因为使用企 业名称中的字号而引起。因最高人民法院在2007年1月公布的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若于问题的解释》已规定:“具有一定市场知名度,为相 关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的企业名称”,《规定》第2条所称的企业名称包括这种字号,只是为避免重 复,未再将字号单列于企业名称之外。

    (二)企业名称的反不正当竞争保护与知名度直接相关

    由于企业名称实行分级登记管理,《企业名称登记管理规定》只要求登记的企业名称在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似,并不 涉及辖区外的企业名称。因此,在这种情况下,在辖区不同的工商行政管理机关登记的企业名称出现字号相同或者近似的情形在所难免。但是当某一企业名称字号的 知名度超出登记注册机关的辖区时,对其名称的反不正当竞争保护就应超出登记注册的辖区范围,在其知名度的区域内给予保护,以制止擅自登记使用他人具有知名 度的企业名称字号,造成市场混淆和利用他人声誉的不正当竞争行为。换言之,知名度超出登记机关辖区的,在其知名地域内受反不正当竞争法的保护。

    (三)本条的程序规定中蕴含了实体规定

    本条虽然是关于两个企业名称之间冲突案件的受理的规定,但条文中引用了反不正当竞争法第五条第(三)项的规定,主要目的有两个,一是对于企业名称受到他人 侵害而寻求司法保护的当事人提供提起诉讼的实体法指引,二是指明人民法院对此类纠纷的审理,在实体法上应适用反不正当竞争法第五条第(三)项的规定,从而 为两个企业名称之间冲突纠纷解决提供了适用的法律依据。

    (四)此类纠纷应统一作为知识产权纠纷案件受理

    对于企业名称权纠纷,是按照一般的民事案件受理,还是按照不正当竞争纠纷受理,以前曾有过不同认识。虽然民法通则对于企业名称的保护作出了基本规定,但这 是基于法人人身权的保护,而在市场经营活动中,企业名称更是市场主体的营业标识,可以起到识别商品或者服务来源的作用,具有商号权意义。反不正当竞争法第 五条第(三)项将“擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品”规定为不正当竞争行为,就是从营业标识(商号)保护的角度,制止造成市场混 淆的行为。在国际上,商号权是一种重要的知识产权,国外也是普遍将商号权冲突纠纷纳入知识产权纠纷案件的范围。鉴于此,最高人民法院2008最新公布的 《民事案件案由规定》将“侵犯企业名称(字号)权纠纷”、“擅自使用他人企业名称、姓名纠纷”分别作为第三级和第四级案由予以规定,纳入“知识产权纠纷” 当中,为将此类案件统一作为知识产权案件受理提供了依据。

权利冲突民事案件案由的确定

  案由的确定实质是对争议的法律关系的定性。审理知识产权权利冲突的民事纠纷案件,涉及不同的法律规范,法律关系相对较为复杂。准确界定争议的法律关系的性 质,概括诉讼争议所包含的法律关系,是正确适用法律的前提。《规定》中提及的“注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件”只是对于此类纠纷共同特 征的描述,并未反映出其所涉及具体法律关系的属性,不能作为案由。因此,《规定》第3条规定:“人民法院应当根据原告的诉讼请求和争议民事法律关系的性 质,按照民事案件案由规定,确定注册商标或者企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件的案由,并适用相应的法律。”

    例如,在涉及注册商标专用权与企业名称权相冲突的案件中,如果原告起诉被告将与原告注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似的商品上使 用时,要根据其构成侵犯注册商标专用权还是不正当竞争,将其案由确定为“侵犯注册商标专用权纠纷”或者“不正当竞争纠纷”。又如涉及企业名称之间的权利冲 突的案件,原告请求依据反不正当竞争法第五条规定保护其企业名称权的,案由可以确定为“擅自使用他人企业名称纠纷”。

    《民事案件案由规定》对各类知识产权民事纠纷案件的案由作了全面的规定,将“知识产权纠纷”作为一级案由,将与知识产权有关的“知识产权合同纠纷”、“知 识产权权属、侵权纠纷”和“不正当竞争、垄断纠纷”作为3个二级案由,并相应设置了33个三级案由和86个四级案由。与原来试行的民事案由相比,现行案由 规定法律关系更为清晰、准确,体系更为完整,为准确确定知识产权民事案件特别是涉及知识产权权利冲突的民事纠纷案件提供了依据。

被诉企业名称构成侵权应承担民事责任的方式

民法通则和有关知识产权法律对侵权行为应承担民事责任的方式作出了规定,在审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件时,可以根据案件具 体情况,确定相应的民事责任。考虑到被诉企业名称构成侵犯商标专用权或者不正当竞争行为时需要纠正不当使用的企业名称或字号,因此依据法律规定的停止侵害 的责任方式,《规定》第4条规定:“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担 停止使用、规范使用等民事责任”。这里的“规范使用”,主要是针对突出使用企业名称中的字号,侵犯他人注册商标专用权的行为,人民法院可以责令行为人经规 范的方式使用、不得突出使用等。《规定》中的“等”还包括了承担民事责任的其他方式。

    审判实践中,对于企业名称构成侵权的,有的法院判令侵权行为人变更字号。如2006年2月,上海市第一中级人民法院对原告宁波欧琳厨具有限公司与被告上海 欧琳电器有限公司等商标侵权及不正当竞争一案作出判决,由于被告将与原告注册商标相同的文字“欧琳”登记为企业名称中的字号,并在相同或者类似商品上使 用,其行为足以使相关公众误认为被告与原告存在特定的联系,进而将两者的产品混为同一市场主体,据此判令被告变更企业名称,变更后的企业名称中不得包含有 “欧琳”文字。这些探索是有益的,在有些案件中采用这种责任方式也是必要的。特别是一些法院对这种民事责任的强制执行方式也作出了明确规定,进行了有效的 探索,甚至一些地方性法规也作出相应规定。2005年9月1日起施行的《上海市企业名称登记管理规定》第十四条、第十六条规定:“人民法院判决企业停止使 用登记注册的企业名称,并向登记机关发出《协助执行通知书》的,登记机关应当通知该企业在三个月内申请办理企业名称变更登记”。“企业未按照本规定第十四 条申请办理企业名称变更登记的,登记机关可以对该企业处以五千元以上五万元以下的罚款。”在《规定》调研起草过程中,国家工商行政管理总局支持法院可以直 接判令当事人申请变更企业名称。

    无论适用哪一种承担民事责任的方式,对于判决停止使用而当事人拒不执行的,人民法院要加大强制执行和相应的损害赔偿救济力度。

关于适用《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》的几个问题

经过多年的审判实践,人民法院逐步确立了审理知识产权权利冲突案件所应遵循的诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等基本原则,并运用这些原则较好地审理 了一大批涉及知识产权权利冲突的案件。这些原则已被广泛接受和普遍适用,《规定》没有再作专门规定,各级人民法院要在审理此类案件中继续坚持和贯彻。

    (二)形式合法与侵权认定的关系

    涉及商业标识冲突的知识产权权利,一般都经过依法登记、注册,具有合法的形式,因此,在判决此类纠纷案件是否构成侵权时,就需要处理好权利的形式合法与侵 权认定的关系。即使相关权利都有合法的形式,但是在权利行使过程中产生冲突,就要透过形式看本质,依据冲突本质对是否构成侵权作出认定,不能使形式合法成 为侵权行为可以产生或者继续的依据。有工商登记的合法形式,但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的,依法认定构成商标侵权或者不正当竞争。

    (三)商标侵权与不正当竞争行为的认定问题

    《规定》着重解决了注册商标与在先权利之间、注册商标之间、企业名称之间的权利冲突纠纷的受理,除此之外,权利冲突还多发生在企业名称与在先注册商标之 间。《规定》未对此专门予以规定,主要是因为对此类纠纷的处理已形成共识。2002年10月最高人民法院公布了《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问 题的解释》,该解释第1条第(1)项“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”行 为解释为商标法第五十二条第(五)项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”。2005年2月,最高人民法院[2004]民三他字第10号函 又明确指出:“对违反诚实信用原则,使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,根据当事人的 诉讼请求可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定,审查是否构成不正当竞争行为,追究行为人的民事责任”。上述司法解释和批复分 别针对将他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称突出使用、正常使用的行为作出了规定。实践中,要根据侵权行为的具体表现和相关规定,对这类侵权行为 的性质作出认定,并适用相应的法律。企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用产生市场混 淆,违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。

    (四)是否需要中止案件的审理

    对于注册商标、企业名称与在先权利冲突纠纷案件受理后是否中止诉讼,《规定》并未涉及。最高人民法院曹建明副院长在第二次全国法院知识产权审判工作会议的 讲话中指出:“审理权利冲突案件,要遵循诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则,有了商登记的合法形式,但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的,既 不需要以行政处理为前置条件,也不应当因行政处理而中止诉讼”。各级法院,受理权利冲突案件后,应在查明案件事实的基础上,适用相关法律,依法作出裁判, 不需要中止诉讼。

    (五)境外注册的企业名称侵权的认定

    依法登记注册的企业名称即使有合法形式,若构成侵权,也应依法认定并作出处理。这既针对国内登记注册的企业名称,也针对在中国境外取得的企业名称。在中国 境外取得的企业名称等,即使其取得程序符合境外的法律规定,但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的,按照知识产权的独立性和地域性 原则,依照我国法律认定其使用行为是否构成商标侵权或者不正当竞争。

    (六)关于历史原因形成的权利冲突的审理问题

    对于一些具有复杂历史因素的知识产权权利冲突案件,在坚持诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则的基础上,不能脱离历史简单裁判。对于因历史原因造 成的注册商标与企业名称的权利冲突,当事人不具有恶意的,应当视案件具体情况,在考虑历史因素和使用现状的基础上,公平合理地解决冲突,不简单地认定构成 侵犯注册商标专用权或者不正当竞争。

    这些原则和因素,在一些案件的审判中得到了较好的体现。例如,上海市第二中级人民法院审理的原告杭州张小泉集团诉上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造 公司商标侵权及不正当竞争案。原告杭州张小泉集团拥有“张小泉牌”和“张小泉”注册商标,其“张小泉牌”商标被认定为驰名商标。被告之一刀剪总店成立于 1956年,其名称“上海张小泉刀剪总店”1993年被授予“中华老字号”,被告刀剪总店与他人投资开设被告之二刀剪制造公司,并占90%的股份。一审法 院经审理认为:原告注册商标的取得晚于被告刀剪总店企业名称的使用。根据保护在先权利的原则,刀剪总店使用企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样根据 诚实信用原则,原告不能以在后取得驰名商标对抗使用在先的企业名称。刀剪总店突出使用“张小泉”或者“上海张小泉”,与其企业名称一同发生,有历史演变的 过程。结合特定的历史背景,从公平和诚实信用原则出发,不认定突出使用构成商标侵权和不正当竞争。但为了规范市场,避免混淆,应在商品、服务上规范使用经 核准登记的企业名称。被告刀剪制造公司是刀剪总店的延伸和发展,其使用“张小泉”字号属合理使用,不构成侵权,但股东不得在企业转让、投资中再扩展使用, 不持股份时,刀剪公司不得再使用“张小泉”文字。上海市高级人民法院也认为:“本案形式上是张小泉牌、张小泉商标与张小泉字号的权利冲突案件,实质上是在 计划经济体制下取得的民族传统品牌及老字号在市场经济条件下应当如何规范使用和公平竞争的案件。由于本案涉及众多历史因素,因此,应当在充分考虑和尊重相 关历史因素的前提下,根据公平、诚实信用、保护在先权利的法律原则,公平合理地解决本案争议,以促进张小泉这一民族传统品牌和老字号的健康发展。”上海法 院对该案的处理并未简单地根据使用和注册登记的时间先后而认定哪一方构成商标侵权或者不正当竞争,也未简单地根据现行司法解释规定而认定商标权侵权,而是充分考虑了历史、现状和公平合理三要素,既使当事人双方相安无事继续使用,又按照现状提出了规范使用的要求。

《最高法院关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》出台的背景

1、《通知》发布前涉及驰名商标司法认定的商标民事纠纷案件的管辖状况
2001年12月25日,最高法院审判委员会第1203次会议通过了《最高 人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》,该解释第二条第三项规定“商标民事纠纷一审案件,由中级以上人民法院管辖”,第四项规定 “各高级法院根据本辖区的实际情况,经最高人民法院批准,可以在较大城市确定1-2个基层法院受理第一审商标民事纠纷案件。”根据该司法解释,涉及驰名商 标认定的民事纠纷案件一般是由中级人民法院管辖。在特殊情况下,考虑到部分较大城市如北京、上海的少数基层法院近年来也处理了不少商标民事纠纷案件,积累 了一定的审判经验,对其管辖权也没有完全排斥,司法解释授权高级法院在较大城市可以指定1—2个基层人民法院审理商标民事纠纷案件。这样,从法律依据上 看,全国400多个中级法院以及部分经高级法院授权审理商标民事纠纷案件的基层法院是可以受理涉及驰名商标认定的商标民事纠纷案件。
2、随着经济的发展,社会上出现了驰名商标被“异化”的现象,有必要对此类案件的管辖做出调整。
司 法认定驰名商标,是法院在审理具体案件的过程中,为确定商标专用权的保护范围和力度而对某一商标在某一时间内影响力大小的事实的评价。司法实践中,只有在 商标驰名是认定被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为是否构成的法律要件事实时,才有必要认定驰名商标。而且,为防止当事人单纯地获取驰名商标的司法认定,不 正当地追求法律保护以外的其他意义,司法实践中一直遵循按需认定原则,强调驰名商标的认定必须为审理案件所必须,严格把握驰名商标司法认定的范围。因此, 人民法院通过司法程序认定驰名商标是保护商标专用权的一种手段,有严格的认定标准和原则。驰名商标不是荣誉称号,亦并非商标权人的广告用语。但是,由于现 实中对驰名商标认定的种种误解,一些企业为了追求不正当的经济利益,将获得驰名商标司法认定作为获得政府的优惠政策、快速提高产品知名度、打击竞争对手的 捷径,“神化”和“异化”驰名商标的现象时有发生,使驰名商标承载了超出其法律本意的商业意义。这些现象反映在司法实践中,一些当事人为了达到司法认定驰 名商标的目的,不惜通过造假案、伪造法院的法律文书等来认定驰名商标。这些现象的发生客观上也导致了请求司法认定驰名商标案件的增多。
另一方面, 虽然最高法院非常重视对驰名商标司法认定的监督和指导,并多次强调了驰名商标的司法认定原则,但在司法实践中,由于地域经济发展的不平衡,相关中级法院和 基层法院审理此类案件的经验亦不均衡,而且由于法律规定的认定标准不可能非常具体,在具体把握上亦有较大的弹性,客观上容易导致执行尺度不一。上述种种因 素结合在一起,导致了少数地方法院在审理涉及驰名商标民事案件中执法标准不统一。为切实解决驰名商标司法认定中存在的突出问题,尽量统一司法尺度和纠正一 些不规范的做法,有必要对此前的司法政策作出调整,对涉及驰名商标的民事案件实行集中管辖。总之,在中国当前的生活环境之下,对此类案件施行集中管辖,更 加符合中国国情,也便于各高级法院和最高法院关于对此类案件的监督和指导工作。

3、充分听取了各方面的意见,对驰名商标案件实行集中管辖。在驰名商标司法解释出台之前发布《通知》,客观上为司法解释的施行做好了工作上的准备。
2008 年11月11日,最高法院公布了《关于在审理侵犯商标权等民事案件中认定和保护驰名商标应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》并在 12月12日之前,就该《征求意见稿》公开向社会征求意见。该《征求意见稿》对涉及驰名商标司法认定案件的管辖问题,有两个方案,其一是维持现有的中级人 民法院及部分基层法院管辖的局面;其二是将此类案件改为集中管辖。根据反馈意见的情况,多数意见赞成对此类案件施行集中管辖,甚至有意见建议再进一步提高 此类案件的级别管辖,由各高级法院作为一审法院。最高法院在广泛调研和征求意见的基础上,采用了对司法认定驰名商标案件施行集中管辖的方案。但由于司法解 释的施行尚需一定的时间,为切实解决实践中的问题,最高法院决定以通知的形式先行集中此类案件的管辖。

《最高法院关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》适用中应注意的问题

目前,除《通知》所列的相关中级法院具有涉及驰名商标司法认定的第一审民事纠纷案件管辖权外,最高法院还没有特别批准任何一家中级法院审理此类案件。也就 是说,2009年1月5日以后,只有《通知》中所列的省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级法院,以及直辖市辖区内的中级法院享有此类案件的管辖 权。通知下发之后,不具有驰名商标民事案件管辖权的法院不再受理涉及司法认定驰名商标案件;但通知下发前相关法院已经受理但尚未审结的此类案件也不再予以 移送;通知下发后受理的,应按照各高级法院的有关要求移送至有管辖权的法院审理。

《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案应用件法律若干问题的解释》起草的背景

2001年修改的《中华人民共和国商标法》明确规定了对驰名商标的保护。经过近7年的司法实践,驰名商标的司法保护积累了丰富的经验,取得了显著的成效, 但同时也存在一些新情况和新问题。特别是由于各种经济因素、社会环境和思想观念的影响,神化和异化驰名商标的现象时有发生,一些当事人试图通过司法认定驰 名商标达到其不适当的商业目的,使驰名商标司法保护非正常地承载了其他的意义。对司法保护中的一些问题,当事人、社会公众和一些审判人员还存在一些模糊甚 至错误的认识,如对驰名商标法律制度设立的目的认识不清、驰名商标司法认定的范围模糊、驰名商标司法认定和保护范围的标准和尺度不统一等等。如何依法加强 保护符合法定条件的驰名商标,同时防止不正当地将驰名商标认定当作单纯追逐荣誉称号等消极现象的发生,已成为当前司法认定驰名商标面对的迫切任务。

 

    最高人民法院一直非常重视驰名商标的司法保护,分别在《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2001年7月24日发布)和 《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2002年10月16日施行)中,对在审理计算机网络域名和商标民事纠纷案件中认定和保护驰名商标 问题作出了一些规定。通过多年坚持不懈的努力,逐步建立了驰名商标个案认定、因需认定、事实认定等基本制度。通过采取一系列司法政策,明确了认定的条件、 适用范围、认定标准等,并不断加强对下级法院司法认定和保护驰名商标的指导和监督,如建立了驰名商标生效法律文书的备案制度等。为进一步总结审判经验,完 善人民法院对驰名商标的司法保护制度,增强司法保护的权威性和公信力,维护公平竞争的市场经济秩序,积极服务国家经济发展大局,最高人民法院启动了驰名商 标司法解释的起草工作。

 

    《解释》在起草过程中经过了充分的调查研究和广泛的征求意见。2007年,驰名商标司法保护被列入最高人民法院的重点调研课题,在专项调研的基础上形成了 司法解释的初稿。至2008年8月,先后5次征求意见并作修改,并于2008年9月在上海召开由近20名中外专家、学者和法官参加的驰名商标法律保护研讨 会,进一步对驰名商标的法律保护问题进行了深入研究。此后形成征求意见稿,于2008年10月向各高级人民法院下发通知征求意见。同时,书面征求了国家有 关部门和有关专家学者的意见。还召开了专家论证会,邀请立法机关、相关行政执法部门等有关专家、学者进行论证。2008年11月11日,通过中国法院网、 《人民法院报》等媒体公布征求意见稿,向社会公开、广泛征求意见,共收到意见近200条。2008年11月28日在全国法院知识产权审判工作座谈会上进行 了讨论。在研究吸收各种意见的基础上,形成送审稿,并报请最高人民法院审判委员会审议通过。

 

    (二)起草工作的指导思想

 

    驰名商标一直受到广泛的关注。依据商标法的规定,驰名商标既可以通过行政程序保护,也可以通过司法程序保护。《解释》起草的主要目的,是在审理涉及驰名商 标保护的民事纠纷案件中准确把握立法意图,有效解决当前驰名商标司法保护中的突出问题,依法加强驰名商标司法保护。

 

    起草工作主要立足于以下两个方面:

 

    第一,严格遵守法律规定,对于在审理相关民事纠纷案件中认定和保护驰名商标的一些突出问题作出了解释。《解释》制定的主要依据是商标法第十三条和第十四条 关于驰名商标保护条件和认定因素的规定,商标法实施条例第五十三条关于将他人驰名商标作为企业名称登记的规定,以及反不正当竞争法第二条关于经营者在市场 交易中应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德的相关规定及其精神。此外,民事诉讼法规定的相关程序也是《解释》程序性规定的主要 依据。

 

    第二,坚持驰名商标保护的立法本意,立足国情和实际。驰名商标制度设立的目的是制止侵权和不正当竞争,既要依法强化保护符合法定条件的驰名商标,又要遏制 经营者不正当地将驰名商标认定当作单纯追逐荣誉称号等消极现象的发生,一直是《解释》制定过程中致力于解决的重点。鉴于此,《解释》主要针对驰名商标认定 的条件和范围、认定驰名商标的考虑因素及举证责任、驰名商标的保护条件等5个方面的问题依法进行了规范。

驰名商标的概念

    商标法未对驰名商标的内涵作出规定,只是对驰名商标认定应考虑的因素作了列举。对于驰名商标的界定,存在着两种思路:一是仅考虑商标本身的知名度,而不考 虑其声誉情况;二是不仅考虑商标本身的知名度,还要考虑其市场声誉,即应当具有良好的市场声誉(美誉)。从我国已往的实际情况来看,基本上采取的是后一种 思路。《解释》第1条根据我国执法实际,并参考《巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》中使用的well-knowntrademark的概念,对驰 名商标的地域范围、知晓程度作出界定,规定“本解释所称驰名商标,是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标”。该条规定虽未将市场声誉明确地纳入驰名商标 的定义之内,但将其作为认定商标驰名的事实之一,在《解释》第5条第1款第(5)项中作出了规定,更符合驰名商标的立法本意。

 

    按照商标权的地域性原则,认定驰名商标必须以商标在中国境内驰名为必要,在中国境外驰名而在中国境内不驰名的商标,不能仅仅根据其在境外的驰名情况而在中 国境内受到驰名商标保护。条文中的“中国境内”是司法辖区概念,而不是主权区域概念,是指中国的司法区域范围,也即中国的司法管辖权地域范围。

 

    商标是否驰名,应以相关公众的知晓程度作为判断标准。相关公众的知晓程度不仅与商标的显著性有关,还与商标使用的商品种类、商品使用方式,如销售区域、销 售方式等相关,不能简单地以地域范围的大小来确定商标的知晓程度,故《解释》没有再对相关公众知晓的地域范围作出规定。

认定商标是否驰名的适用条件

驰名商标的认定只是制止他人抢注、制止侵权和不正当竞争的手段,而不是目的。商标是否驰名仅是客观事实,并不经过认定而产生。认定驰名商标,是对商标驰名 的客观事实在个案中的法律确认,只有在商标驰名是构成被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的法律要件事实时,才有必要认定驰名商标。鉴于此,为遵循按需认定 原则以及规范和统一司法认定范围,同时,为防止当事人单纯地获取驰名商标的司法认定,不正当地追求法律保护以外的其他意义,在总结审判经验的基础上,《解 释》第2条对于需要认定驰名商标的民事纠纷案件类型作出了规定,即只有在审理涉及驰名的注册商标跨类保护、请求停止侵害驰名的未注册商标以及有关企业名称 与驰名商标冲突的侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中,才可以认定驰名商标。且在第3条中规定了不需要认定驰名商标的情形,从不同角度对驰名商标司法认 定的适用范围作出限定。

 

    (一)关于商标是否驰名予以认定的规定

 

    《解释》第1条规定,“在下列民事纠纷案件中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉及商标是否驰名作出认 定。”并规定了3类认定商标是否驰名的民事纠纷案件。其中第(1)项规定的“以违反商标法第十三条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼”,是指原告以被告使 用的商标构成对其驰名商标的复制、模仿或者翻译为由,提起的侵犯商标权诉讼。原告请求保护的,既包括驰名的未注册商标,也包括驰名的注册商标。第(2)项 规定的“以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼”,是指原告以被告使用的企业名称构成对其驰名商标的侵犯为由,提 起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼。第(3)项是指司法解释第6条规定的“原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼,被告以原告的注册 商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者反诉”的纠纷。此种情形本质上属于第(1)项规定的情形,只是以抗辩或者反诉的形式出现。

 

    (二)关于对商标是否驰名不予审查的规定

 

    《解释》第3条规定了对于商标是否驰名不予审查的民事纠纷案件,其第1款第(1)项规定:“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根 据的”。此种情形是指商标驰名不是被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为法律要件事实的情形。如原告认为被告在不相类似的商品上使用了与其驰名商标相同或者近 似的商标,向法院提起诉讼,请求保护其驰名商标,但经审查,原告、被告的商品属于类似商品的;或者即使不属驰名商标,也可以主张被诉企业名称的使用行为构 成不正当竞争的。在这些情况下,被诉侵犯商标权的成立不以商标驰名为事实根据,即使不审查和认定原告主张保护的商标是否驰名,亦不影响对原告权利的保护。 第1条第(2)项规定的“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的”,是指商标驰名虽系被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为 成立的要件事实之一,但因不具有其他法律要件事实,该被诉侵权行为不成立,故无需审查商标是否驰名。如人民法院在审理过程中,认为被告使用的商标与原告的 商标不相同或者近似,侵犯商标权或者不正当竞争行为不成立,也不需要再审查原告主张保护的商标是否驰名。

 

    关于驰名商标与域名的冲突,最高人民法院曾明确过在审理相关类型的案件时,可以对商标是否驰名作出认定。在《解释》的制定过程中,也曾在草稿中规定过“以 注册、使用的域名与驰名商标相同或者近似为由提起的诉讼”也可以认定驰名商标,并公开征求过意见,而公布施行的《解释》删除了相关规定。主要是考虑,只要 原告的注册商标具有一定的知名度,被告注册、使用与其相同或者近似的域名,足以误导相关公众,即可以认定构成侵犯商标权或者不正当竞争,原告的权利就可以 获得保护和救济,无需再以认定驰名商标为前提条件。由于域名的申请、注册较为容易,如以认定商标驰名作为对抗此类域名注册或者使用的前提条件,易于使当事 人自行注册域名并据此提起诉讼寻求认定驰名商标,达到故意“设局”认定驰名商标的目的。此类现象已多为有关方面所诟病。鉴于此,继续沿用域名司法解释的做 法,在此类案件中认定驰名商标既无必要,又易于被滥用。而且,按照最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第(3)项规 定,“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的”,构成商标法第五十二条 第(五)项规定的“给他人注册商标专用权造成其他损害的”行为,该条规定已对于注册商标的知名度不再作特别要求。为统筹解决上述两个司法解释与《解释》的 协调适用,并切实有效地遏制滥用驰名商标认定制度的现象,《解释》第3条第2款规定:“原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似,并通过该域 名进行相关商品交易的电子商务,足以,造成相关公众误认为由,提起的侵权诉讼,按照前款第(1)项的规定处理”,将此类案件作为不予审查驰名商标的情形予 以规范,并统一了此类案件的认定标准。

 

    (三)关于商标驰名在裁判文书中的表述

 

    驰名商标司法认定是在个案中为保护驰名商标权利的需要而进行的法律要件事实的认定,属于认定事实的范畴。为尽量减少当事人利用驰名商标认定追逐其他不正当 利益的机会,《解释》第13条规定:“在涉及驰名商标保护的民事纠纷案件中,人民法院对驰名商标的认定,仅作为案件事实和判决理由,不写入判决主文;以调 解方式审结的,在调解书中对商标驰名的事实不予认定。”这里的“判决主文”是指法院裁判文书中的判项,即裁判文书中“判决或者裁定如下”的部分。

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