鉴诚视角

1月14日，由《中国知识产权》杂志主办的“第七届中国知识产权新年论坛暨中国知识产权经理人年会”在北京北辰洲际酒店盛大召开。

在14日下午举办的“中国知识产权管理实务论坛”上，美国怀威律师事务所徐锋博士发表了演讲，以下为演讲实录：

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                                                      徐锋博士  美国怀威律师事务所

很高兴能和大家分享一下怀威律师事务所(White and Williams LLP)最近代理的一起案子( AlphaCap Venture　v. Gust)，通过该案来讨论一下关于企业如何在美国应对专利蟑螂诉讼，希望对受到专利蟑螂骚扰和有可能受到骚扰的中国企业有一些启示。

这个案子的裁定是去年12月8号作出的，这个日期正好和中国法院判定握奇诉恒宝知识产权侵权案同期，两个案子都是关于律师费相关的领域。 AlphaCap 一案的裁决在美国 媒体内引起了很多关注，包括美国法律360度，在线众筹投资界认为这是一个巨大的成功。中国知识产权杂志也在微信平台上对该案进行了报道。该案为什么如此吸引人，亮点是什么，以及我们在该案中采取了哪些策略，达到什么样的结果，都是要跟大家具体分享的。在该案中，我们是代表一个叫Gust在线众筹的机构，AlphaCap是NPE，我们在该案后不断取得了律师费，而且让代理专利蟑螂的律师事务所有连带责任－这在美国司法实践中比较罕见的。

这个案子是在2015年的元月份在德克萨斯州的东区开始的，德克萨斯州东区是很多专利蟑螂经常去的地方，他们在那个地方起诉了很多的企业。德克萨斯东区在和路易斯安那接壤的地方经济是非常不发达的，外来的律师、外来的诉讼给这个小镇经济上带来很多活力。在19世纪，这个小镇也曾经有过辉煌的时光，就律师来而言，当时有很多PI(Personal Injury)，即个人伤害的律师在此。当时由于有铁路和运输业，这些律师是非常成功的。但到了上个世纪90年代，由于美国的赔偿方面的法规改革，很多PI律师实现了转行，从PI变成了IP，开始代理一些专利权人或者NPE诉讼。

AlphaCap实际上是一个比较标准的NPE，它在1月份同时起诉10家和在线众筹相关的企业，Gust是其中的一家。 AlphaCap这个企业实际上就一个人，而且这个人是在一家投行里上班，业余时间弄了几个专利，用这个专利去骚扰别的企业，其本人并不使用这种专利，所以说他是NPE，也是 Patent Troll。

AlphaCap是在加州的一家企业，和德克萨斯州也没有任何关联，从司法管辖方面来看，是对它不利的。他的专利包括一些软件相关的，而我们认为这些软件专利的有效性是不强的。特别是在2014年，美国高等法院裁定Alice案之后，涉案专利基本上在主题上不符合专利申请标准，所以可以说是无效的。同时起诉了10家，AlphaCap的目的并不是觉得这些企业真正侵犯它的专利，而只是想收取一些骚扰费。这些企业尽管不愿意给这个专利蟑螂"费用"，但是权衡利弊还是给了。但是我们的客户是唯一不愿意在这个问题上妥协的(一会我们还要讲到AlphaCap自己的律师，他是属于风险代理的性质，本身没有收律师费，通过风险代理的方式来进行操作，如果他赢取费用，能够收取这样的费用)。刚才我们也提到，AlphaCap和其他的10家企业中的9家都已经达成了庭外和解，基本上达到了不战而屈人之兵的目的，每一个都是象征性的收一点骚扰费而已。

但是Gust拒绝协调妥协，我们对此也和Gust的CEO和创始人David Rose本人沟通过。他是美国一名非常成功的而且是在天使投资基金里的领军人物，有过很多成功的投资经验，而且他也是比较勇于冒险和敢于冒险的，觉得此风不可长，一定要来阻挡这种趋势。Gust不但拒绝AlphaCap庭外和解的主张，反而采取比较强势的态度出击。他说出要和解，AlphaCap必须付他自己律师费，同时还得把他的相关专利无偿转让给Gust。而且从一开始就坚持这些专利都是无效的。采取的立场前后一致，要求赔偿律师费。这场官司打了4个月之后，基本上Gust一家公司和AlphaCap进行作战，其也说，如果大家一起来作战，赢的可能性更大，现在他孤军作战，基本上所有的费用就是他一个人来挑了。

我们的团队采取了一个方法，德克萨斯这个州是对NPE这样的专利权人比较有利的，而对我们自己是不利的。我们做了调整，从德克萨斯州转到南区，纽约比德克萨斯对我们更有利，德克萨斯州不管是法庭还是陪审团，都比较偏向于Patent Troll，而纽约对Patent Troll是不太看好的，也是有敌意的。关于彼此之间的讨价还价，当时也有个过程。AlphaCap说Gust付点钱就庭外和解，Gust拒绝付任何钱，而且要求AlphaCap付他的律师费，律师费随着诉讼的推移是逐渐增加的。6个月之后，AlphaCap基本上软下来。它的律师也跟 Gust说，这个案件不值得再打下去了 。 事后证明他的这个言论对他是非常不利证据。Gust拒绝了，他不但要求AlphaCap付律师费，还要求把AlphaCap所有的专利都赠送给他。双方谈不拢就继续往进行，与此同时该案也成功由德克萨斯转到纽约。这个过程中有一些证据发现的过程，从司法管辖权到有关权利要求具体的东西，前后也持续大概九个月的时间。法院在转到纽约之后就开始对AlphaCap作出不利的裁决，AlphaCap一看进了纽约就撤诉了。

律师费一般就是在一些特殊的情况下要赔偿律师费给赢家的。撤诉在美国司法框架里，一方撤诉了也是相当于让对手赢了。通过这个方式让对手赢了以后，纽约法官把律师费判给我们了。他就说案件是一个比较特殊的，所谓特殊就是在客观上对方是不合理的，主观上是有恶意的，这两个发现都是对我们有利的。同时律师事务所也要赔偿相应的律师费，有连带责任，主要的原因我们刚才也提到了，AlphaCap是一个人，他没有偿还的能力，而他律师事务所诉前如果尽职调查的话，应该就不会采取起诉这么多企业的方式，而且其也承认这个案子根本就不值得诉讼，但是仍然继续推进，把整个诉讼的过程在司法管辖权的争辩到关于具体的实质上的取证都拖长了，费用也就上升了。法官考虑到这些原因，对对方的律师进行了一些惩罚，目的是为了防止类似的事情在未来再发生。

该案本身给我们一些启示，在和专利蟑螂进行战斗的时候一定要有坚定的立场，这一点是后来Gust的创始人自己也说，不要轻易和专利蟑螂进行妥协，同时也要抓住对方的痛点进行反击。在整个过程中要采取前后一致的比较合理的立场。

对于中国企业来说，不管是进行诉讼之前或者是收到诉讼之后，在很多方面都要做一些细致的调查，否则在案件过程之中有一些重要的环节出错对整个案件也会有很大的影响。除了诉讼之外还有其他的IPR的方式也能够降低诉讼成本，加入一些专利联盟甚至购买相关的保险，对中国企业进入美国都是有作用的。

总的来说，我们希望该案会对未来能够通过风险代理来对代理专利蟑螂的律师事务所起到一定的威慑作用。案子本身还在继续进行， 对方律师向法庭进行了动议，要求法官重新考虑 。

近日，宏达国际电子股份有限公司(HTC)CFO、全球销售总裁张嘉临在HTC季度电话财报分析会上发言称，公司将主要以恢复盈利为重点，减少中低端智能手机的发布，2017年HTC将退出低端手机市场，专注于旗舰高端机型如HTC U Ultra和U Play。

　　HTC退出低端手机市场，意味着这家曾经的智能手机“先行者”正式开始转变其手机业务策略。根据HTC 2016年第四季度财务报告，该公司已经连续四个季度运营亏损，而每股摊薄亏损也连续第七个季度出现。2016年，有消息称HTC由于业绩持续下滑，需要变卖厂房以度过难关。

　　2016年，国内手机市场的新闻大概有这些：苹果、三星市场吸引力同往期相比下降;OPPO和vivo依靠非中心城市的线下实体店赢来大爆发，OPPO全年出货量甚至超越华为，跃居国内市场头名;曾经依靠互联网营销模式大热的小米遭遇“冷场”，市场份额持续下跌。而关于HTC的报道已经鲜少见诸报端，这个曾经在智能手机领域“差点干掉苹果”的公司的遭遇让人唏嘘不已。

　　创立之初迅猛扩张，巅峰之时折戟专利战？

　　1997年，王雪红、周永明、卓火土三人创办HTC。值得一提的是，王雪红是台塑创始人王永庆之女，她放弃了台塑这当时被称为台湾第一民营企业的继承权，选择自己创业。她的威盛公司生产的芯片甚至一度对英特尔和AMD公司的市场地位造成冲击，最后由于专利纠纷对簿公堂，之后王雪红从威盛抽身。

　　创立之初，HTC主要经营代加工业务，作为ODM(原始设计制造商)和OEM(原始设备制造商)，产品包括戴尔Axim和惠普iPAQ等运行微软早期移动操作系统的产品。随着越来越多的运营商愿意让HTC为其定制手机，HTC得以以极低的代价迅速扩张。

　　随着业务的扩张和王雪红对智能手机的敏感性，在2006年，HTC推出了自主手机品牌，并在这之后的几年内，凭借与微软、谷歌、各家电信运营商良好的关系和在代工时积累的技术，HTC在3G时期实现了智能手机业务的大飞跃。巅峰时期，HTC占据了世界安卓手机市场份额的三分之二。2011年上半年HTC出货2000余万台，当年4月6日，市值首次超过诺基亚。而在2011年第三季度，HTC在美国市场占有率超过25%，超越苹果。这个来自中国台湾的企业让当时的苹果CEO乔布斯大为头疼，而苹果决定发动对HTC的专利战争，“把依靠机海战术的HTC拖入专利战争的汪洋大海中”。

　　巅峰过后迅速衰落。早在2008年HTC和安卓开发者谷歌合作推出G1手机后，作为反制谷歌的措施，一向“友好”的微软宣布向每台HTC手机收取5美元的专利费。此事暴露了作为代工企业的HTC专利不足、布局不够的硬伤。“趁你病要你命”，老辣的乔布斯显然深谙专利诉讼之道。后面的故事相信大家都知道了，从2010年开始，苹果将HTC拉入了专利战的汪洋大海中，而最明显的结果就是，从2011年10月到2012年3月，HTC的市场份额缩水60%，苹果市场份额则大增。在巅峰期被“拖下水”的HTC从此一蹶不振，直至传出卖厂房的消息。

　　HTC折戟的故事广为流传，其失败的原因是多方面的，而除了目标市场战略失策、小米等后来者的冲击、人才流失等因素，HTC给后人最大的教训无疑就是其核心知识产权，尤其是核心专利的不足。由于缺乏核心专利技术和有效的专利布局，HTC的供应链采购受制于人，产品成本居高不下。竞争对手的专利牵制，让HTC不得不面临市场禁售、侵权诉讼等一系列问题。在苹果等对手挥舞起专利大棒时，HTC几乎没有反击之力。

　　何去何从？ 回归“代工工厂”可取吗？

　　在智能手机刚兴起的年代，作为安卓手机阵营的代表，HTC以其丰富的产品型号、可靠的质量、用户口耳相传的品质赢得了市场的青睐。而如今面临亏损的现实，HTC开始削减其手机业务。并没有消息称HTC会完全放弃自主品牌手机业务，放弃低端市场而主攻中高端市场应该才是HTC的策略。不过，HTC 10(官网售价4999元)在大陆的销售业绩一般，而由于HTC 10“大陆减配”风波，HTC的企业形象再次受到损害。至于文章开头提到的U Ultra和U Play，发布时间短，市场表现未知。

　　关于VR业务，HTC表示，2016年第四季度，HTC虚拟现实产品VIVE推动了公司营收增长，但未能弥补智能手机营收的下滑，不过公司将继续打造HTC VIVE虚拟现实系统。HTC董事长兼CEO王雪红称：“HTC VIVE处于该市场的最前沿。”有报道称，HTC的VIVE在2016年占据大陆高端VR设备市场份额头名位置，不过由于VR市场总体表现不如预期，HTC想依靠VR业务扭亏的想法看上去难度很大。

　　HTC将何去何从？业界普遍认为，HTC将回归其ODM业务，以减少营销和分销的成本，降低整体风险。张嘉临也提到，HTC将成立“power by htc”团队作为ODM部分，如帮忙制造商设计智能手机，以及与合作伙伴策略联盟的业务。去年，谷歌自主品牌手机Google Pixel 和Pixel XL依然是HTC负责设计和制造。但笔者在此不禁为HTC这样的决策表示担忧，代工工厂或是所谓“幕后”的角色依然会受制于人，HTC难道不应该从其手机折戟美国事件中吸取教训吗？

　　结语

　　从“差点干掉苹果”到出卖厂房，HTC的经历确实令人唏嘘不已。这家总部位于我国台湾桃园的企业，能否恢复往日的荣光犹未可知，HTC出海失败作为典型的知识产权案例，它的警示作用犹在：研发基础专利技术，加强海外专利布局，全面构建核心产品的专利池，将专利布局与产品、市场以及行业发展有效结合起来对科技型企业至关重要。(高云翔综合)

　　附：HTC智能手机专利大事记

　　2006年，HTC创立自主手机品牌，并于2007年、2008 年推出了HTC Touch 和HTC Diamond。2008年，HTC与谷歌合作开发安卓系统的手机G系列，随后微软向每台HTC手机收取5美元专利费。

　　2010年，苹果公司向美国国际贸易委员会(ITC)起诉称，HTC智能型手机等产品侵犯了其拥有的10件美国专利，针对HTC的“专利战争”自此开打。

　　2011年上半年，HTC出货2000余万台，这个记录维持了很长一段时间才被打破。2011年第三季度，HTC在美国市场占有率25%，成为美国第一大手机厂商。

　　2011年4月6日，HTC市值超335亿美元，市值首度超过了手机巨头诺基亚。

　　2011年底，HTC被美国法院认定侵犯了苹果公司的第647号专利，并决定从2012年4月19日起对HTC涉及该专利的智能手机实施进口禁令。从2011年10月到2012年3月，HTC的市场份额缩水60%，苹果市场份额则从46.84%增长至76.88%。

　　2013年10月，一家英国法院裁决称，多款HTC手机侵犯了诺基亚的一项移动网络标准专利。这是法院同年第三次裁定HTC侵犯诺基亚专利权，HTC侵犯的诺基亚专利已达4件。

　　2015年6月1日，HTC的股价跌破100元，走到了自2002年上市13年以来的最低点，HTC董事长王雪红因此召开股东大会向股东致歉。

　　2016年4月，德国曼海姆法院认定HTC专利侵权事实成立，裁定HTC禁止通过德国电信销售旗下手机产品。

近年来，中国的开关柜防潮除湿技术专利申请持续增速。本文作者经过专利检索分析发现，虽然中国在该技术领域的专利申请量上遥遥领先，但是仍存在部分专利申请构思大同小异、专利申请质量有待提升的问题，这是国内申请人未来进行专利布局需注意的问题。

开关柜是电力系统在进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、控制和保护用电设备的重要器具。当开关柜等电气设备在潮湿环境中运行时，电气设备的绝缘材料表面就会出现凝露，由此可能引发带电设备接地、带电设备对地放电和电源短路等问题。这些问题不但会增加检修人员的工作量，还会影响电气设备所在系统的安全可靠性。为了避免出现安全问题，就需要在该领域增加行之有效的防潮除湿技术，用以满足电气设备在潮湿环境下正常运行的需求。

本文以世界专利文摘数据库公开的专利文献为基础，对开关柜防潮除湿领域专利申请进行了检索分析。截至2015年4月3日，该技术领域共提交了401件相关专利申请。

专利申请数量持续增加

开关柜作为电力系统中的重要设备，其运行时对于环境湿度的要求较高。早在20世纪70年代，人们就开始对开关柜内部环境湿度控制进行研究，并提交了一些对开关柜内部进行通风防潮的专利申请。从其专利技术发展来看，大致可分为以下3个阶段：

第一阶段是起步期：从1976年至2005年。这一时期，日本和德国是该技术的主要专利申请国家。在此期间，对于开关柜内部环境湿度控制的问题，较早的专利申请大多集中在通过柜体外壳设置通风结构，如通风孔、百叶窗等，或者在此基础上，在柜体内部设置风扇或者风机来强制进行空气对流，通过内外空气交换来降低柜体内部的湿度;后期的一些专利申请出现了采用加热装置或制冷电路进行加热除湿，或采用制冷除湿的方法，并结合空气对流和吸潮物，以达到更好的综合除湿的效果，为后续除湿技术的进一步发展奠定基础。

第二阶段是波动增长期：从2006年至2010年。这一时期开关柜防潮除湿专利申请量出现了比较明显的增长，中国和韩国的相关专利申请量快速增长，中国的专利申请量更是位居世界第一。随着经济的发展，全球对电力设备的需求进一步加大，复杂精密的电力设备需要正常运行，就必须克服千差万别的环境条件，此前各种解决开关柜内温度和湿度的技术方案，在运用到具体的设备和环境时，可能会产生新问题，使预想的除湿效果大打折扣。综合分析可知，本阶段主要是采用加热除湿这一技术方案，通过在实际应用中加入温度传感器、湿度传感器、风扇以及相关的控制部件等，实现开关设备内部除湿的自动化控制。

第三阶段是迅速发展期：2011年至今。与第二阶段相比，这一时期的相关专利申请量出现了非常明显的增长，中国的专利申请量依然稳居世界首位，远超美国、韩国、日本等发达国家。之所以出现这样的格局，一方面是由于国内电力网络建设的需求增大，另一方面是由于国内一些知名电力公司在技术上取得了进步，以及取得技术应用成功后所带来的连锁反应。在此期间，人们对开关柜内部湿度控制的效果有了更高要求，并在以往除湿技术的基础上寻求进一步完善。面对实际应用中出现的各种新问题，不少专利申请做出了改进，并获得了较好的技术效果，它们的出现为开关柜、端子箱等电气设备除湿技术的进一步发展打下了基础。

专利申请质量有待加强

笔者进一步对国内外开关柜防潮除湿技术主要专利申请人进行分析发现，专利申请量排名靠前的专利申请人主要有：韩国LG电子、日本三菱电机、日本松下电器、法国液化空气、美国惠而浦、日本东洋等。由此可见，在该技术领域，日韩企业一直走在行业发展的前列，尤其是日本在电子电器行业掌握着全球先进的核心技术，代表了整个行业的发展水平。

在该领域国内专利申请人中，国家电网公司的专利申请量占据了近一半，这是由于国家电网公司作为国家电力巨头，是国内电力网络的决策者和实施者。排在其次的是昆山德能防潮科技有限公司，作为一家专业研究防潮技术的公司，其相关的专利申请量排在前列也算顺理成章。由于这类电气设备与工业生产密切相关，因此该领域的专利申请人大部分集中在企业。

此外，笔者进一步分析了开关柜防潮除湿专利申请按IPC分类号分布的情况。这些分布情况体现了相关专利申请解决开关柜防潮除湿问题的不同角度。开关柜防潮除湿领域专利申请主要分布在H02B(供电或配电用的配电盘、变电站或开关装置)下，占申请总量的一半以上，这是由于开关柜防潮除湿技术主要涉及电气箱柜内部防潮除湿技术，其与供配电系统密不可分;其次，涉及G05D(非电变量的控制或调节系统)，这是由于某些电气箱柜是通过使用电力装置进行湿度控制的来实现防潮除湿的;最后，该领域专利申请还涉及H05K(印刷电路、电设备的外壳或结构零部件、电气元件组件的制造)，说明相关申请还试图通过改进电力设备外壳或结构零部件来实现防潮除湿。

自2005年以来，国内企业在开关柜防潮除湿技术领域的专利申请增长迅速，远远超过世界其他各国。笔者通过对国内企业在该领域提交的专利申请进行分析发现，开关柜防潮除湿的关键技术主要包括空气对流除湿、吸潮除湿、加热除湿和制冷除湿4种，对除湿技术的进一步改进主要在于融合各种除湿技术的短板和实现自动化控制除湿技术，从而获得更好的除湿效果。对国外相关的专利申请进行分析可知，其在开关柜防潮除湿技术领域的专利发展路线亦是如此。

近年来，中国的开关柜防潮除湿技术专利申请持续增速。虽然日本、德国等国家在该领域的研发起步较早，但是中国作为后起之秀，在2000年之后开始提交大量的专利申请，并跻身世界首位。不过，中国在该技术领域的专利申请量上虽然遥遥领先，但是仍存在部分专利申请构思大同小异、专利申请质量有待提升的问题，这是国内申请人未来进行专利布局需注意的问题。