1月14日，由《中国知识产权》杂志主办的“第七届中国知识产权新年论坛暨中国知识产权经理人年会”在北京北辰洲际酒店盛大召开。

在14日下午举办的“中国知识产权管理实务论坛”上，美国怀威律师事务所徐锋博士发表了演讲，以下为演讲实录：

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                                                      徐锋博士  美国怀威律师事务所

很高兴能和大家分享一下怀威律师事务所(White and Williams LLP)最近代理的一起案子( AlphaCap Venture　v. Gust)，通过该案来讨论一下关于企业如何在美国应对专利蟑螂诉讼，希望对受到专利蟑螂骚扰和有可能受到骚扰的中国企业有一些启示。

这个案子的裁定是去年12月8号作出的，这个日期正好和中国法院判定握奇诉恒宝知识产权侵权案同期，两个案子都是关于律师费相关的领域。 AlphaCap 一案的裁决在美国 媒体内引起了很多关注，包括美国法律360度，在线众筹投资界认为这是一个巨大的成功。中国知识产权杂志也在微信平台上对该案进行了报道。该案为什么如此吸引人，亮点是什么，以及我们在该案中采取了哪些策略，达到什么样的结果，都是要跟大家具体分享的。在该案中，我们是代表一个叫Gust在线众筹的机构，AlphaCap是NPE，我们在该案后不断取得了律师费，而且让代理专利蟑螂的律师事务所有连带责任－这在美国司法实践中比较罕见的。

这个案子是在2015年的元月份在德克萨斯州的东区开始的，德克萨斯州东区是很多专利蟑螂经常去的地方，他们在那个地方起诉了很多的企业。德克萨斯东区在和路易斯安那接壤的地方经济是非常不发达的，外来的律师、外来的诉讼给这个小镇经济上带来很多活力。在19世纪，这个小镇也曾经有过辉煌的时光，就律师来而言，当时有很多PI(Personal Injury)，即个人伤害的律师在此。当时由于有铁路和运输业，这些律师是非常成功的。但到了上个世纪90年代，由于美国的赔偿方面的法规改革，很多PI律师实现了转行，从PI变成了IP，开始代理一些专利权人或者NPE诉讼。

AlphaCap实际上是一个比较标准的NPE，它在1月份同时起诉10家和在线众筹相关的企业，Gust是其中的一家。 AlphaCap这个企业实际上就一个人，而且这个人是在一家投行里上班，业余时间弄了几个专利，用这个专利去骚扰别的企业，其本人并不使用这种专利，所以说他是NPE，也是 Patent Troll。

AlphaCap是在加州的一家企业，和德克萨斯州也没有任何关联，从司法管辖方面来看，是对它不利的。他的专利包括一些软件相关的，而我们认为这些软件专利的有效性是不强的。特别是在2014年，美国高等法院裁定Alice案之后，涉案专利基本上在主题上不符合专利申请标准，所以可以说是无效的。同时起诉了10家，AlphaCap的目的并不是觉得这些企业真正侵犯它的专利，而只是想收取一些骚扰费。这些企业尽管不愿意给这个专利蟑螂"费用"，但是权衡利弊还是给了。但是我们的客户是唯一不愿意在这个问题上妥协的(一会我们还要讲到AlphaCap自己的律师，他是属于风险代理的性质，本身没有收律师费，通过风险代理的方式来进行操作，如果他赢取费用，能够收取这样的费用)。刚才我们也提到，AlphaCap和其他的10家企业中的9家都已经达成了庭外和解，基本上达到了不战而屈人之兵的目的，每一个都是象征性的收一点骚扰费而已。

但是Gust拒绝协调妥协，我们对此也和Gust的CEO和创始人David Rose本人沟通过。他是美国一名非常成功的而且是在天使投资基金里的领军人物，有过很多成功的投资经验，而且他也是比较勇于冒险和敢于冒险的，觉得此风不可长，一定要来阻挡这种趋势。Gust不但拒绝AlphaCap庭外和解的主张，反而采取比较强势的态度出击。他说出要和解，AlphaCap必须付他自己律师费，同时还得把他的相关专利无偿转让给Gust。而且从一开始就坚持这些专利都是无效的。采取的立场前后一致，要求赔偿律师费。这场官司打了4个月之后，基本上Gust一家公司和AlphaCap进行作战，其也说，如果大家一起来作战，赢的可能性更大，现在他孤军作战，基本上所有的费用就是他一个人来挑了。

我们的团队采取了一个方法，德克萨斯这个州是对NPE这样的专利权人比较有利的，而对我们自己是不利的。我们做了调整，从德克萨斯州转到南区，纽约比德克萨斯对我们更有利，德克萨斯州不管是法庭还是陪审团，都比较偏向于Patent Troll，而纽约对Patent Troll是不太看好的，也是有敌意的。关于彼此之间的讨价还价，当时也有个过程。AlphaCap说Gust付点钱就庭外和解，Gust拒绝付任何钱，而且要求AlphaCap付他的律师费，律师费随着诉讼的推移是逐渐增加的。6个月之后，AlphaCap基本上软下来。它的律师也跟 Gust说，这个案件不值得再打下去了 。 事后证明他的这个言论对他是非常不利证据。Gust拒绝了，他不但要求AlphaCap付律师费，还要求把AlphaCap所有的专利都赠送给他。双方谈不拢就继续往进行，与此同时该案也成功由德克萨斯转到纽约。这个过程中有一些证据发现的过程，从司法管辖权到有关权利要求具体的东西，前后也持续大概九个月的时间。法院在转到纽约之后就开始对AlphaCap作出不利的裁决，AlphaCap一看进了纽约就撤诉了。

律师费一般就是在一些特殊的情况下要赔偿律师费给赢家的。撤诉在美国司法框架里，一方撤诉了也是相当于让对手赢了。通过这个方式让对手赢了以后，纽约法官把律师费判给我们了。他就说案件是一个比较特殊的，所谓特殊就是在客观上对方是不合理的，主观上是有恶意的，这两个发现都是对我们有利的。同时律师事务所也要赔偿相应的律师费，有连带责任，主要的原因我们刚才也提到了，AlphaCap是一个人，他没有偿还的能力，而他律师事务所诉前如果尽职调查的话，应该就不会采取起诉这么多企业的方式，而且其也承认这个案子根本就不值得诉讼，但是仍然继续推进，把整个诉讼的过程在司法管辖权的争辩到关于具体的实质上的取证都拖长了，费用也就上升了。法官考虑到这些原因，对对方的律师进行了一些惩罚，目的是为了防止类似的事情在未来再发生。

该案本身给我们一些启示，在和专利蟑螂进行战斗的时候一定要有坚定的立场，这一点是后来Gust的创始人自己也说，不要轻易和专利蟑螂进行妥协，同时也要抓住对方的痛点进行反击。在整个过程中要采取前后一致的比较合理的立场。

对于中国企业来说，不管是进行诉讼之前或者是收到诉讼之后，在很多方面都要做一些细致的调查，否则在案件过程之中有一些重要的环节出错对整个案件也会有很大的影响。除了诉讼之外还有其他的IPR的方式也能够降低诉讼成本，加入一些专利联盟甚至购买相关的保险，对中国企业进入美国都是有作用的。

总的来说，我们希望该案会对未来能够通过风险代理来对代理专利蟑螂的律师事务所起到一定的威慑作用。案子本身还在继续进行， 对方律师向法庭进行了动议，要求法官重新考虑 。