山西省晋城市天泽太行机械制造有限公司(下称天泽太行公司)的前身山西省晋城市太行印刷机械有限责任公司(下称太行公司)因破产清算，2003年7月未能及时对其“太行及图”商标进行续展。此后，太行公司原职工李某于2004年11月在第7类印刷机器等商品上申请注册“太行TAIHANG及图”商标。天泽太行公司认为李某的商标申请注册行为属于以不正当手段抢先注册其已经使用并有一定影响的商标，遂于2013年8月提出撤销注册申请。
日前，根据北京市高级人民法院作出的(2015)高行(知)终字第2551号行政判决，法院终审判决李某申请注册第4385749号“太行TAIHANG及图”商标(下称争议商标)，系以不正当手段抢先注册天泽太行公司在先使用并有一定影响商标的情形，据此维持了原判，即撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)对争议商标予以维持，并判令商评委重新作出裁定。
据了解，2014年11月，商评委作出裁定认为，天泽太行公司提交的证据不足以证明其第186411号“太行及图”商标(下称涉案商标)在争议商标申请注册日前一直持续使用。在涉案商标“太行及图”已停止使用5年之久，且专用权期限届满又未续展的情形下，尚难以认定李某申请注册争议商标具有抢注他人商标的主观恶意。据此，商评委裁定争议商标的注册予以维持。
天泽太行公司不服商评委裁定，随后向法院提起行政诉讼。
一审法院经审理认为，天泽太行公司提交的在案证据，能够证明其涉案商标“太行及图”在争议商标申请注册日前一直持续使用并有一定影响，具有一定知名度，且李某申请注册争议商标具有抢先注册他人商标的主观恶意。据此，一审法院判决撤销商评委被诉裁定，并判令其重新作出裁定。
李某与商评委不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
二审法院经审理认为，根据天泽太行公司提交的证据，可以认定其“太行及图”商标在原商标权利人太行公司破产清算期间，直至争议商标申请注册日前，“太行及图”商标仍被持续使用，其“太行及图”商标的声誉亦不会因为未进行续展而中断。因此，应认定天泽太行公司的“太行及图”商标在争议商标申请注册日前构成在先使用并有一定影响的商标。
在涉案商标“太行及图”构成在先使用并有一定影响商标的情况下，李某明知在先存在的涉案商标，仍在相同或类似商品上申请注册与涉案商标近似的争议商标，加之其曾因使用“太行”字号被司法认定构成不正当竞争等事实，难谓其没有借用涉案商标“太行及图”在先市场声誉的恶意。
综上，二审法院认定李某申请注册争议商标构成对天泽太行公司在先使用并有一定影响商标的抢注，据此作出上述终审判决。
行家点评：
梁洁泉 北京华朗律师事务所 律师：该案中，争议焦点为在争议商标申请注册日前涉案商标是否构成有一定影响的商标。该案涉及到多年使用的商标，因特殊原因未进行续展，甚至未使用而导致商标无效以及未持续使用的情形。出现这种情况的一般原因如下：第一，企业管理混乱，无专门管理部门或者无专人负责商标事宜，导致注册商标到期未能及时进行续展;第二，企业改制过程中，由于缺乏足够的经验，导致无形资产被疏忽处置;第三，企业为了节省费用，往往在商标到期前申请注册新的商标，但是由于商标注册申请需要一定的时间与流程，导致商标有效期满前无法拿到商标注册证，原有的注册商标也无效了;第四，企业提交商标续展申请的手续不齐全，而商标审查时间超过了商标有效期，企业的续展申请被直接驳回，导致注册商标无效。
该案中，太行公司是一家成立于1954年的企业，“太行牌”印刷机获得了较高的知名度。随后太行公司改制，涉案商标“太行及图”到期未续展并非企业主动放弃专用权，而是企业处于清算期间，因相关人员的疏忽大意所导致，而且企业下属的几个分厂也仍然在生产经营，“太行”商标在事实上处于持续使用状态。另外，争议商标的申请注册人李某曾在太行公司工作，对于太行公司以及涉案商标“太行及图”理应熟知，加上其曾因使用“太行”字号被司法认定构成不正当竞争等事实，难谓其没有借用涉案商标“太行及图”在先市场声誉的恶意。根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法(下称第二次修正的商标法)第三十一条立法本意是保护在先使用并有一定影响的商标，商标到期未续展的原因有很多，如果企业可以证明其却有合理的理由导致未续展，基于立法的本意应侧重予以保护，毕竟对于新申请注册的商标而言，其更多的是“不劳而获”。当然，对于那些确实多年未用，目前也无继承人的商标，则不应盲目地扩大保护的范围，以维持正常的市场经营秩序。综合上述因素，北京知识产权法院一审判决撤销商评委上述裁定，北京市高级人民法院二审驳回上诉、维持原判。因此，对于企业而言，根据经营需要，规范管理，及时注册、变更、转让、续展、许可是非常必要的。
赵虎 北京市东易律师事务所 合伙人、律师：该案争议焦点在于争议商标的注册是否属于以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。他人已经使用并有一定影响的商标一般是未注册商标，而未注册商标的使用，其使用情况很重要。这种使用需要持续一定的时间，范围涉及一定的区域，并且达到一种知名的程度，才属于已经使用并有一定影响的商标。
该案中，关键在于现有证据是否可以证明截至争议商标申请注册日前，涉案商标一直在使用中，便是该案的核心问题。
争议申请人为了证明这一问题，向商评委提交了相关购销合同和客户证明，在诉讼期间向北京知识产权法院补交了相关付款凭证和发票。这里有一个很重要的事实，即在涉案商标到期至争议商标申请注册日前有很长一段时间，涉案商标的注册人其间进行了破产清算。那么发生在这一段时间的购销合同、付款凭证能否证明涉案商标被使用？
根据我国公司法的规定，公司在清算期间，不能对外开展与清算无关的经营活动，而一般的购销行为与清算无关，如果公司在清算期间与其他市场主体发生购销活动，则违反了我国公司法的规定。据此，商评委认为：“虽然清算组可以进行必要的民事活动，但该民事活动主要针对清算有关的民事活动及相关的民事诉讼活动。天泽太行公司提交的购销合同部分形成于清算期间，对该部分证据的真实性不予认可。”
但是，该案中举证人提交购销合同和付款凭证的证明目的，是为了证明“商标在此期间被使用”这一事实的存在，并非是证明经营行为是否合法。即使经营行为不符合法律的规定，也不能否认在此期间曾经使用商标这一事实的存在。
而一审法院与二审法院对于涉案证据的真实性，则认为太行公司的分厂从事的生产经营活动是否同我国公司法有关清算组的行为能力相符，与判断“太行及图”商标是否在市场上实际使用这一客观事实并无必然关系。商标是否进行了使用是一种客观事实，即使违反了相关法律的规定，只要构成我国商标法意义上的使用即可。