关于适用《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》的几个问题

经过多年的审判实践，人民法院逐步确立了审理知识产权权利冲突案件所应遵循的诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等基本原则，并运用这些原则较好地审理 了一大批涉及知识产权权利冲突的案件。这些原则已被广泛接受和普遍适用，《规定》没有再作专门规定，各级人民法院要在审理此类案件中继续坚持和贯彻。

    (二)形式合法与侵权认定的关系

    涉及商业标识冲突的知识产权权利，一般都经过依法登记、注册，具有合法的形式，因此，在判决此类纠纷案件是否构成侵权时，就需要处理好权利的形式合法与侵 权认定的关系。即使相关权利都有合法的形式，但是在权利行使过程中产生冲突，就要透过形式看本质，依据冲突本质对是否构成侵权作出认定，不能使形式合法成 为侵权行为可以产生或者继续的依据。有工商登记的合法形式，但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的，依法认定构成商标侵权或者不正当竞争。

    (三)商标侵权与不正当竞争行为的认定问题

    《规定》着重解决了注册商标与在先权利之间、注册商标之间、企业名称之间的权利冲突纠纷的受理，除此之外，权利冲突还多发生在企业名称与在先注册商标之 间。《规定》未对此专门予以规定，主要是因为对此类纠纷的处理已形成共识。2002年10月最高人民法院公布了《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问 题的解释》，该解释第1条第(1)项“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”行 为解释为商标法第五十二条第(五)项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”。2005年2月，最高人民法院[2004］民三他字第10号函 又明确指出：“对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的 诉讼请求可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定，审查是否构成不正当竞争行为，追究行为人的民事责任”。上述司法解释和批复分 别针对将他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称突出使用、正常使用的行为作出了规定。实践中，要根据侵权行为的具体表现和相关规定，对这类侵权行为 的性质作出认定，并适用相应的法律。企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用产生市场混 淆，违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。

    (四)是否需要中止案件的审理

    对于注册商标、企业名称与在先权利冲突纠纷案件受理后是否中止诉讼，《规定》并未涉及。最高人民法院曹建明副院长在第二次全国法院知识产权审判工作会议的 讲话中指出：“审理权利冲突案件，要遵循诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，有了商登记的合法形式，但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的，既 不需要以行政处理为前置条件，也不应当因行政处理而中止诉讼”。各级法院，受理权利冲突案件后，应在查明案件事实的基础上，适用相关法律，依法作出裁判， 不需要中止诉讼。

    (五)境外注册的企业名称侵权的认定

    依法登记注册的企业名称即使有合法形式，若构成侵权，也应依法认定并作出处理。这既针对国内登记注册的企业名称，也针对在中国境外取得的企业名称。在中国 境外取得的企业名称等，即使其取得程序符合境外的法律规定，但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的，按照知识产权的独立性和地域性 原则，依照我国法律认定其使用行为是否构成商标侵权或者不正当竞争。

    (六)关于历史原因形成的权利冲突的审理问题

    对于一些具有复杂历史因素的知识产权权利冲突案件，在坚持诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则的基础上，不能脱离历史简单裁判。对于因历史原因造 成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不简单地认定构成 侵犯注册商标专用权或者不正当竞争。

    这些原则和因素，在一些案件的审判中得到了较好的体现。例如，上海市第二中级人民法院审理的原告杭州张小泉集团诉上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造 公司商标侵权及不正当竞争案。原告杭州张小泉集团拥有“张小泉牌”和“张小泉”注册商标，其“张小泉牌”商标被认定为驰名商标。被告之一刀剪总店成立于 1956年，其名称“上海张小泉刀剪总店”1993年被授予“中华老字号”，被告刀剪总店与他人投资开设被告之二刀剪制造公司，并占90%的股份。一审法 院经审理认为：原告注册商标的取得晚于被告刀剪总店企业名称的使用。根据保护在先权利的原则，刀剪总店使用企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样根据 诚实信用原则，原告不能以在后取得驰名商标对抗使用在先的企业名称。刀剪总店突出使用“张小泉”或者“上海张小泉”，与其企业名称一同发生，有历史演变的 过程。结合特定的历史背景，从公平和诚实信用原则出发，不认定突出使用构成商标侵权和不正当竞争。但为了规范市场，避免混淆，应在商品、服务上规范使用经 核准登记的企业名称。被告刀剪制造公司是刀剪总店的延伸和发展，其使用“张小泉”字号属合理使用，不构成侵权，但股东不得在企业转让、投资中再扩展使用， 不持股份时，刀剪公司不得再使用“张小泉”文字。上海市高级人民法院也认为：“本案形式上是张小泉牌、张小泉商标与张小泉字号的权利冲突案件，实质上是在 计划经济体制下取得的民族传统品牌及老字号在市场经济条件下应当如何规范使用和公平竞争的案件。由于本案涉及众多历史因素，因此，应当在充分考虑和尊重相 关历史因素的前提下，根据公平、诚实信用、保护在先权利的法律原则，公平合理地解决本案争议，以促进张小泉这一民族传统品牌和老字号的健康发展。”上海法 院对该案的处理并未简单地根据使用和注册登记的时间先后而认定哪一方构成商标侵权或者不正当竞争，也未简单地根据现行司法解释规定而认定商标权侵权，而是充分考虑了历史、现状和公平合理三要素，既使当事人双方相安无事继续使用，又按照现状提出了规范使用的要求。