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商标注册不得损害他人在先权利

The Beatles在我国一般被称为披头士乐队或甲壳虫乐队。该乐队取得了流行音乐史上商业和艺术上的巨大成功，曾掀起了一阵披头士狂热，成为20世纪60年代的文化标志之一。最近围绕这一知名乐队的名称，美国苹果公司在中国打起了一场商标行政诉讼。
2004年连某、陈某在第18类钱包、书包等商品上向国家工商行政管理总局商标局申请注册“TEAM BEATLES添·甲虫及图”商标。苹果公司针对该商标提出异议，认为“The BEATLES”是世界知名乐队之一，被异议商标的注册侵犯了“Beatles”的商品化权。历经商标异议和异议复审行政阶段，国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会(下称商评委)均认为乐队名称并非法定权利，裁定被异议商标予以核准注册。
苹果公司不服商评委裁定向法院提起行政诉讼，并提交了取得该乐队名称商品化权的证据。一审法院经审理认为，苹果公司主张的“BEATLES”商品化权应属于法律保护的民事权益。被异议商标完整包含了“Beatles”，故被异议商标注册使用在钱包、背包等商品上挤占了苹果公司对“BEATLES”在衍生商品上享有的商业机会，稀释了其商业价值，损害了苹果公司依法享有的商品化权。据此，一审法院以被异议商标违反了根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法第三十一条“商标注册不得损害他人在先权利”的规定，判决撤销商评委被诉裁定。商评委不服一审判决，已提起上诉。
名人的姓名可用姓名权来保护，那么知名乐队的名称怎么保护呢？实际上我国法律条文中没有明确规定。笔者认为法律不可能穷尽列举每一种权益类型，不能仅因法律没有明确规定就不保护。“商品化权”是指利用某种形象、标识或名称的知名度进行商业使用所可能产生的商业机会和利益。简而言之，“商品化权”的价值核心在于能增加销量。因此，“商品化权”是存在实质权益内容的，司法实践中也有判决对“007”“哈利波特”等虚拟角色的商品化权益进行过保护。
为什么要保护知名乐队的“商品化权”？知名乐队名称与该乐队的表演者、作品、个性化表演、公众认可程度联系紧密，产生了清晰明确的指向，具有较强的号召力。且这种号召力大小因乐队及其成员的个性化言行风格、作品传播、媒体报道、粉丝数量等因素所承载的知名度强弱密切相关。知名乐队名称作为商标使用在衍生商品上，其附随的号召力能够直接吸引潜在的商业消费群体，增加销量，产生更多的商业机会，本身就蕴含了较高的商业价值。况且，他人耕种，不得己收。乐队名称知名度来源于乐队长期智慧和财产投入，理应得到尊重。因此，知名乐队的名称所附随的“商品化权”既有实质权益内容，又属劳动所得。如果仅因不落入现行法定权利类型就放逐法外之地不加保护，放任他人滥用，显属与立法本意相悖。

   “D二次方”纠纷案引发热议

  意大利时装品牌“DSQUARED2”进入中国市场开店，遭遇近似商标“DSQUARED”的权利人发起的商标侵权之诉并在相应案件中遭遇“滑铁卢”。日前，“DSQUARED2”方面已正式就其落败的民事侵权案向最高人民法院提起申诉(本报2014年9月26日第6版曾作相关报道)。该案涉及到知识产权保护的地域性原则、商标在先使用与在先注册的冲突等问题，引发相关公众及媒体的广泛关注。日前，多名知识产权业界人士针对相关焦点进行了解析。

张玉敏(西南政法大学知识产权学院院长)
商标的价值在于使用，若注册商标长期搁置不使用，将造成社会资源的浪费，不但发挥不了商标应有的功能和作用，还会影响到他人注册或使用。对此，我国现行商标法作出了相关规定。首先，对于注册商标连续3年停止使用的，现行商标法第四十九条第二款规定不再适用“限期改正”的措施，而直接适用“撤销注册”的措施，进一步加强了对注册商标长期搁置不使用行为的规制;其次，对于侵犯未实际使用的注册商标权利的损害赔偿，现行商标法第六十四条第一款作出了限制。
商标的基本功能在于其识别性，即区别不同商品或服务的来源，而注册商标通常只有在商品的流通环节中才能发挥其识别功能。在“DSQUARED2”纠纷案中，英国比尔布拉斯股份公司(下称比尔布拉斯公司)未能提交其持续使用涉案商标生产销售商品的证据，其提交的大量证据显示，在实际经营过程中，经其授权的浙江诺和服饰有限公司(下称诺和公司)大量在使用迪斯奎德商标有限公司(下称迪斯奎德公司)的品牌标识。比尔布拉斯公司及诺和公司未按照涉案商标被核准注册的字体、形态加以使用，而是以其他字体、形态进行使用，涉案商标并未实际发挥识别作用，其显著性不强，即比尔布拉斯公司系未实际使用涉案注册商标。而正是基于此，一审法院认定迪斯奎德公司不构成对比尔布拉斯公司注册商标专用权的侵犯、二审判决中判定斯奎德公司构成商标侵权但同时指出比尔布拉斯公司应按照商标法的规定依照其核准注册的涉案商标形态予以规范使用。
刘春田(中国人民大学法学院教授)
注册保护原则应该遵守诚实信用原则，即在申请注册商标和使用注册商标时均应该遵守诚实信用原则。该案中，在涉案商标申请注册日前，迪斯奎德公司已在国外申请注册了“DSQUARED2”商标且具有一定知名度，涉案商标的申请注册涉嫌构成恶意抢注，同时比尔布拉斯公司在实际使用中未按照被核准注册的字体、形态使用涉案商标，有违于诚实信用原则。
该案还反映了法律原则和法律制度冲突的问题。社会发展最主要的标志是互联网技术造成知识信息的高速全球化的流动，而目前对商标的保护存在地域性的限制，因此可能会造成制度与实际情况之间的冲突。该案证据显示，“DSQUARED2”品牌已经通过互联网等科技手段让中国消费者知晓，具有了一定知名度，中国相关公众也能通过互联网购物、阅读报刊杂志、海外旅游等方式了解到该品牌。“DSQUARED2”品牌是由迪斯奎德公司在意大利首先创建，全球范围内也是由迪斯奎德公司率先注册和使用的，而到了我国却因为一件没有实际使用的注册商标就成了非法的品牌，这与公平正义原则相冲突。
陶鑫良(上海大学知识产权学院院长)
商标初审公告属于一种公示公信方式，在一家企业申请商标被公告之前，其他企业不可能获知其申请商标被公告将被允许注册的信息。故此，在公告之前他人对相同或近似商标的使用，可以是偶然或善意的。而该案中因为迪斯奎德公司在国外使用“DSQUARED2”商标的时间更早，那在这种善意在先使用的前提下，就有了商标法对在先使用权人合法利益保护的必要性。此外，比尔布拉斯公司通过受让获得涉案商标至今从未实际使用，所以相关公众并不知道该商标的存在。再者，迪斯奎德公司在2006年涉案商标初审公告后，就立即提起了商标异议，该事实也应被予以考虑。迪斯奎德公司针对涉案商标提出的异议直到2010年才被法院判决维持商标注册有效。那么从2004年至2010年期间，迪斯奎德公司在中国对“DSQUARED2”商标的使用，可以产生受法律保护的权益。
该案还涉及到知识产权保护地域性原则问题。知识产权保护的地域性原则适用的标准并非是去判断使用商标的商业行为发生的地域，而应该是判断商标所蕴含的商誉有没有通过一定的方式到达相应法域的问题。在“FOXTOWN”案中，瑞士的“FOXTOWN”品牌在欧洲具有较高知名度，但在中国“FOXTOWN”商标被他人在先注册，同时其还遭遇了中国的“FOXTOWN”商标权利人实施的“傍名牌”不正当竞争行为。瑞士“FOXTOWN”遂向法院提起诉讼，主张虽然瑞士“FOXTOWN”自身在案发前并没有在中国开展任何商业活动，但瑞士“FOXTOWN”品牌已经通过网络信息传播、公众出国消费回国后口口相传等方式已经在中国具有一定的知名度，即“FOXTOWN”所蕴含的商誉已经在事实上抵达了中国境内。最终法院均支持了瑞士“FOXTOWN”的上述主张，认可瑞士“FOXTOWN”品牌在中国的知名度。具体到“DSQUARED2”案，法院在查明事实的前提下，不应一概排除“DSQUARED2”品牌在中国被相关媒体宣传报道的事实及证据。
曲三强(北京理工大学法学院院长)
根据该案证据，涉案商标的注册存有故意抢注之嫌。迪斯奎德公司于1995年便在国外申请注册了“DSQUARED2”系列商标并进行使用，在2002年时已有一定知名度。而涉案商标的注册申请于2003年底才被提出，并且涉案商标的字母组合与迪斯奎德公司在先在国外注册使用的商标字母组合完全相同，涉案商标的注册难谓善意。同时，涉案商标为英文“DSQUARED”的变形字，比尔布拉斯公司和诺和公司在涉案商标获准注册后在实际使用中进行了扩展与变形，涉案商标可以被依法撤销注册。此外，就商标权利的生成的时间而言，我认为迪斯奎德公司“DSQUARED2”系列商标的专用权是在先的。
黄武双(华东政法大学知识产权学院院长)
该案争议焦点主要涉及商标在先使用与在先注册的冲突问题。我国现行商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原有范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当的区别标识。”
根据在案证据显示，意大利时装品牌“DSQUARED2”于1995年创立，自2004年开始进入中国市场，持续使用至今，已有一定知名度。该案中，迪斯奎德公司使用的“DSQUARED2”品牌标识与比尔布拉斯公司涉案商标的标识有一定区别，而且迪斯奎德公司在实际使用中配合了“DEAN&DAN Catens”及“Since 1964”等标识，通常情况下消费者很容易将两者区分，两者共存亦不会引起相关公众混淆、误认。
有关“诚实信用”的问题，在该案中应重点考量。该案中，法院已经查明比尔布拉斯公司和诺和公司从未在实际中使用其涉案注册商标，而实际使用的是不同于该商标被核准注册的其他字体、形态的标识，同时比尔布拉斯公司和诺和公司在实际使用中使用了迪斯奎德公司在先使用的“Since 1964”等标识。比对双方提供的店面照片，双方装潢基本一样，店头招牌、墙壁颜色、外观、LOGO等基本相同。迪斯奎德公司在中国开店在先，比尔布拉斯公司及其关联企业有给消费者制造混淆、误认的故意，涉嫌构成不正当竞争

英超俱乐部中国维权

英格兰足球超级联赛劲旅托特纳姆热刺足球俱乐部(下称托特纳姆热刺)正试图争议掉他人在中国市场中的一件“热刺RECI”注册商标。这件与其商号中文译名相同的争议商标，被核定使用在第25类服装等商品上，由一位名为许书迎的福建省晋江市自然人于2004年4月提出注册申请。该商标争议行政诉讼案日前经北京市第一中级人民法院一审后有果，这家备受中国球迷熟知的英格兰足球俱乐部的争议理由未获法院支持。
   据了解，托特纳姆热刺是一家拥有百余年历史的英格兰老牌足球队，自上个世纪90年代中期英超联赛被引入中国直播至今，该球队已在中国培养起了一批拥趸。2012年9月，即许书迎申请注册服装类商品“热刺RECI”商标8年后，托特纳姆热刺就该商标提起撤销争议。为此，托特纳姆热刺提出了两项争议理由，即恶意抢注和侵犯其驰名商标专用权。
    国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)在2013年就该争议案作出裁定认为，综合托特纳姆热刺在案证据不足以全面反映在争议商标申请注册日前，托特纳姆热刺的“热刺”商标经过长期、广泛宣传使用为中国消费者所熟知，已具有驰名商标所应有的广泛影响力和知名度;此外，托特纳姆热刺提交的在案证据为非商标使用证据，不足以证明托特纳姆热刺将“热刺”作为商标通过宣传使用，在中国相关公众中已具有一定影响，因此，其关于争议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据。据此，商评委裁定争议商标予以维持。
    日前，北京市第一中级人民法院就该商标争议案引发的行政诉讼案作出一审判决。法院经审理认为，托特纳姆热刺的诉讼请求缺乏法律及事实依据;商评委原裁定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，应予维持。