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《最高法院关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》出台的背景

1、《通知》发布前涉及驰名商标司法认定的商标民事纠纷案件的管辖状况
2001年12月25日,最高法院审判委员会第1203次会议通过了《最高 人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》,该解释第二条第三项规定“商标民事纠纷一审案件,由中级以上人民法院管辖”,第四项规定 “各高级法院根据本辖区的实际情况,经最高人民法院批准,可以在较大城市确定1-2个基层法院受理第一审商标民事纠纷案件。”根据该司法解释,涉及驰名商 标认定的民事纠纷案件一般是由中级人民法院管辖。在特殊情况下,考虑到部分较大城市如北京、上海的少数基层法院近年来也处理了不少商标民事纠纷案件,积累 了一定的审判经验,对其管辖权也没有完全排斥,司法解释授权高级法院在较大城市可以指定1—2个基层人民法院审理商标民事纠纷案件。这样,从法律依据上 看,全国400多个中级法院以及部分经高级法院授权审理商标民事纠纷案件的基层法院是可以受理涉及驰名商标认定的商标民事纠纷案件。
2、随着经济的发展,社会上出现了驰名商标被“异化”的现象,有必要对此类案件的管辖做出调整。
司 法认定驰名商标,是法院在审理具体案件的过程中,为确定商标专用权的保护范围和力度而对某一商标在某一时间内影响力大小的事实的评价。司法实践中,只有在 商标驰名是认定被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为是否构成的法律要件事实时,才有必要认定驰名商标。而且,为防止当事人单纯地获取驰名商标的司法认定,不 正当地追求法律保护以外的其他意义,司法实践中一直遵循按需认定原则,强调驰名商标的认定必须为审理案件所必须,严格把握驰名商标司法认定的范围。因此, 人民法院通过司法程序认定驰名商标是保护商标专用权的一种手段,有严格的认定标准和原则。驰名商标不是荣誉称号,亦并非商标权人的广告用语。但是,由于现 实中对驰名商标认定的种种误解,一些企业为了追求不正当的经济利益,将获得驰名商标司法认定作为获得政府的优惠政策、快速提高产品知名度、打击竞争对手的 捷径,“神化”和“异化”驰名商标的现象时有发生,使驰名商标承载了超出其法律本意的商业意义。这些现象反映在司法实践中,一些当事人为了达到司法认定驰 名商标的目的,不惜通过造假案、伪造法院的法律文书等来认定驰名商标。这些现象的发生客观上也导致了请求司法认定驰名商标案件的增多。
另一方面, 虽然最高法院非常重视对驰名商标司法认定的监督和指导,并多次强调了驰名商标的司法认定原则,但在司法实践中,由于地域经济发展的不平衡,相关中级法院和 基层法院审理此类案件的经验亦不均衡,而且由于法律规定的认定标准不可能非常具体,在具体把握上亦有较大的弹性,客观上容易导致执行尺度不一。上述种种因 素结合在一起,导致了少数地方法院在审理涉及驰名商标民事案件中执法标准不统一。为切实解决驰名商标司法认定中存在的突出问题,尽量统一司法尺度和纠正一 些不规范的做法,有必要对此前的司法政策作出调整,对涉及驰名商标的民事案件实行集中管辖。总之,在中国当前的生活环境之下,对此类案件施行集中管辖,更 加符合中国国情,也便于各高级法院和最高法院关于对此类案件的监督和指导工作。

3、充分听取了各方面的意见,对驰名商标案件实行集中管辖。在驰名商标司法解释出台之前发布《通知》,客观上为司法解释的施行做好了工作上的准备。
2008 年11月11日,最高法院公布了《关于在审理侵犯商标权等民事案件中认定和保护驰名商标应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》并在 12月12日之前,就该《征求意见稿》公开向社会征求意见。该《征求意见稿》对涉及驰名商标司法认定案件的管辖问题,有两个方案,其一是维持现有的中级人 民法院及部分基层法院管辖的局面;其二是将此类案件改为集中管辖。根据反馈意见的情况,多数意见赞成对此类案件施行集中管辖,甚至有意见建议再进一步提高 此类案件的级别管辖,由各高级法院作为一审法院。最高法院在广泛调研和征求意见的基础上,采用了对司法认定驰名商标案件施行集中管辖的方案。但由于司法解 释的施行尚需一定的时间,为切实解决实践中的问题,最高法院决定以通知的形式先行集中此类案件的管辖。

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关于适用《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》的几个问题

经过多年的审判实践,人民法院逐步确立了审理知识产权权利冲突案件所应遵循的诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等基本原则,并运用这些原则较好地审理 了一大批涉及知识产权权利冲突的案件。这些原则已被广泛接受和普遍适用,《规定》没有再作专门规定,各级人民法院要在审理此类案件中继续坚持和贯彻。

    (二)形式合法与侵权认定的关系

    涉及商业标识冲突的知识产权权利,一般都经过依法登记、注册,具有合法的形式,因此,在判决此类纠纷案件是否构成侵权时,就需要处理好权利的形式合法与侵 权认定的关系。即使相关权利都有合法的形式,但是在权利行使过程中产生冲突,就要透过形式看本质,依据冲突本质对是否构成侵权作出认定,不能使形式合法成 为侵权行为可以产生或者继续的依据。有工商登记的合法形式,但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的,依法认定构成商标侵权或者不正当竞争。

    (三)商标侵权与不正当竞争行为的认定问题

    《规定》着重解决了注册商标与在先权利之间、注册商标之间、企业名称之间的权利冲突纠纷的受理,除此之外,权利冲突还多发生在企业名称与在先注册商标之 间。《规定》未对此专门予以规定,主要是因为对此类纠纷的处理已形成共识。2002年10月最高人民法院公布了《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问 题的解释》,该解释第1条第(1)项“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”行 为解释为商标法第五十二条第(五)项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”。2005年2月,最高人民法院[2004]民三他字第10号函 又明确指出:“对违反诚实信用原则,使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,根据当事人的 诉讼请求可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定,审查是否构成不正当竞争行为,追究行为人的民事责任”。上述司法解释和批复分 别针对将他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称突出使用、正常使用的行为作出了规定。实践中,要根据侵权行为的具体表现和相关规定,对这类侵权行为 的性质作出认定,并适用相应的法律。企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用产生市场混 淆,违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。

    (四)是否需要中止案件的审理

    对于注册商标、企业名称与在先权利冲突纠纷案件受理后是否中止诉讼,《规定》并未涉及。最高人民法院曹建明副院长在第二次全国法院知识产权审判工作会议的 讲话中指出:“审理权利冲突案件,要遵循诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则,有了商登记的合法形式,但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的,既 不需要以行政处理为前置条件,也不应当因行政处理而中止诉讼”。各级法院,受理权利冲突案件后,应在查明案件事实的基础上,适用相关法律,依法作出裁判, 不需要中止诉讼。

    (五)境外注册的企业名称侵权的认定

    依法登记注册的企业名称即使有合法形式,若构成侵权,也应依法认定并作出处理。这既针对国内登记注册的企业名称,也针对在中国境外取得的企业名称。在中国 境外取得的企业名称等,即使其取得程序符合境外的法律规定,但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的,按照知识产权的独立性和地域性 原则,依照我国法律认定其使用行为是否构成商标侵权或者不正当竞争。

    (六)关于历史原因形成的权利冲突的审理问题

    对于一些具有复杂历史因素的知识产权权利冲突案件,在坚持诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则的基础上,不能脱离历史简单裁判。对于因历史原因造 成的注册商标与企业名称的权利冲突,当事人不具有恶意的,应当视案件具体情况,在考虑历史因素和使用现状的基础上,公平合理地解决冲突,不简单地认定构成 侵犯注册商标专用权或者不正当竞争。

    这些原则和因素,在一些案件的审判中得到了较好的体现。例如,上海市第二中级人民法院审理的原告杭州张小泉集团诉上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造 公司商标侵权及不正当竞争案。原告杭州张小泉集团拥有“张小泉牌”和“张小泉”注册商标,其“张小泉牌”商标被认定为驰名商标。被告之一刀剪总店成立于 1956年,其名称“上海张小泉刀剪总店”1993年被授予“中华老字号”,被告刀剪总店与他人投资开设被告之二刀剪制造公司,并占90%的股份。一审法 院经审理认为:原告注册商标的取得晚于被告刀剪总店企业名称的使用。根据保护在先权利的原则,刀剪总店使用企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样根据 诚实信用原则,原告不能以在后取得驰名商标对抗使用在先的企业名称。刀剪总店突出使用“张小泉”或者“上海张小泉”,与其企业名称一同发生,有历史演变的 过程。结合特定的历史背景,从公平和诚实信用原则出发,不认定突出使用构成商标侵权和不正当竞争。但为了规范市场,避免混淆,应在商品、服务上规范使用经 核准登记的企业名称。被告刀剪制造公司是刀剪总店的延伸和发展,其使用“张小泉”字号属合理使用,不构成侵权,但股东不得在企业转让、投资中再扩展使用, 不持股份时,刀剪公司不得再使用“张小泉”文字。上海市高级人民法院也认为:“本案形式上是张小泉牌、张小泉商标与张小泉字号的权利冲突案件,实质上是在 计划经济体制下取得的民族传统品牌及老字号在市场经济条件下应当如何规范使用和公平竞争的案件。由于本案涉及众多历史因素,因此,应当在充分考虑和尊重相 关历史因素的前提下,根据公平、诚实信用、保护在先权利的法律原则,公平合理地解决本案争议,以促进张小泉这一民族传统品牌和老字号的健康发展。”上海法 院对该案的处理并未简单地根据使用和注册登记的时间先后而认定哪一方构成商标侵权或者不正当竞争,也未简单地根据现行司法解释规定而认定商标权侵权,而是充分考虑了历史、现状和公平合理三要素,既使当事人双方相安无事继续使用,又按照现状提出了规范使用的要求。

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被诉企业名称构成侵权应承担民事责任的方式

民法通则和有关知识产权法律对侵权行为应承担民事责任的方式作出了规定,在审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件时,可以根据案件具 体情况,确定相应的民事责任。考虑到被诉企业名称构成侵犯商标专用权或者不正当竞争行为时需要纠正不当使用的企业名称或字号,因此依据法律规定的停止侵害 的责任方式,《规定》第4条规定:“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担 停止使用、规范使用等民事责任”。这里的“规范使用”,主要是针对突出使用企业名称中的字号,侵犯他人注册商标专用权的行为,人民法院可以责令行为人经规 范的方式使用、不得突出使用等。《规定》中的“等”还包括了承担民事责任的其他方式。

    审判实践中,对于企业名称构成侵权的,有的法院判令侵权行为人变更字号。如2006年2月,上海市第一中级人民法院对原告宁波欧琳厨具有限公司与被告上海 欧琳电器有限公司等商标侵权及不正当竞争一案作出判决,由于被告将与原告注册商标相同的文字“欧琳”登记为企业名称中的字号,并在相同或者类似商品上使 用,其行为足以使相关公众误认为被告与原告存在特定的联系,进而将两者的产品混为同一市场主体,据此判令被告变更企业名称,变更后的企业名称中不得包含有 “欧琳”文字。这些探索是有益的,在有些案件中采用这种责任方式也是必要的。特别是一些法院对这种民事责任的强制执行方式也作出了明确规定,进行了有效的 探索,甚至一些地方性法规也作出相应规定。2005年9月1日起施行的《上海市企业名称登记管理规定》第十四条、第十六条规定:“人民法院判决企业停止使 用登记注册的企业名称,并向登记机关发出《协助执行通知书》的,登记机关应当通知该企业在三个月内申请办理企业名称变更登记”。“企业未按照本规定第十四 条申请办理企业名称变更登记的,登记机关可以对该企业处以五千元以上五万元以下的罚款。”在《规定》调研起草过程中,国家工商行政管理总局支持法院可以直 接判令当事人申请变更企业名称。

    无论适用哪一种承担民事责任的方式,对于判决停止使用而当事人拒不执行的,人民法院要加大强制执行和相应的损害赔偿救济力度。

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